近日，加拿大联邦上诉法院作出一项裁决，维持了联邦法院关于希尔顿旗下酒店品牌华道夫酒店的商标“WALDORF-ASTORIA”可在“酒店服务”类注册的决定，尽管事实上华道夫酒店在加拿大并没有实体酒店。这对加拿大的酒店服务提供商来说无疑是个好消息。

在联邦法院对希尔顿（Hilton Worldwide Holdings LLP）诉米勒．汤姆森律师事务所（Miller Thomson，公寓开发商Solterra的代表）案（2018 FC 895）作出裁决之前，主流趋势是如果涉及“酒店服务”的商标未用于加拿大实体酒店，那么在以未使用为由提起的撤销程序中商标无法保留。联邦上诉法院的裁决打破了这一趋势。该裁决最重要的启示是，商标所有人为证明《商标法》所要求的“使用”提供的证据的质量通常具有决定性作用。

背景

华道夫酒店是著名的豪华酒店，于1930年在纽约市首次开业。如今，全球各大城市已有数十家酒店。希尔顿是“WALDORF-ASTORIA”商标的所有人，该商标在加拿大注册为“酒店服务”。但是，希尔顿并没有在加拿大经营实体酒店。

希尔顿对“未使用”撤销通知作出了回应，并提供了在加拿大使用“WALDORF-ASTORIA”商标的证据，涉及以下服务：交互式网站、全球预订服务、加拿大客户忠诚度计划会员的奖励积分、加拿大客户使用该商标的交流信息以及不可退款的预付费客房预订的客户折扣。

商标异议委员会的决定

此前，商标异议委员会认为：“与零售商店服务不同的是，酒店不能通过互联网或电话号码经营；将酒店预订或其他预订的功能等同于酒店的经营是有违常识的。”委员会遵循了先前与酒店服务相关的决定，认定具有加拿大酒店服务辅助功能不能构成在加拿大提供“酒店服务”。由此可见，异议委员会对酒店服务和零售商店服务的处理方式之间存在极大差异。但是，即使在加拿大没有销售或实体商店的情况下，也可能存在“使用”的实际情况。

联邦法院的裁决

在向联邦法院提起诉讼时，希尔顿将其服务与先前与酒店服务相关的决定区分开来。它提出了针对“酒店服务”的特定行业定义，并强调了有关预付费客房预订数量的证据。此外，希尔顿还提供了补充证据，指出在2006年之前，“酒店服务”和“酒店管理”是唯一预批的酒店相关服务。而“酒店预订服务”“预订服务”等术语是在注册后才引入的，因此，在注册“WALDORF-ASTORIA”商标时，“酒店服务”被认为范围足够广泛，包括酒店预订服务。希尔顿还表示，先前的酒店案件中“服务”与零售服务案例中定义的“服务”不一致。

联邦法院指出，应对“服务”的概念做宽泛的解释，“服务”可以包括主要服务的附加或辅助服务。法院裁定，在加拿大，人们必须能够从与注册服务相关的商标使用中获得切实和有意义的利益，以确定商标被“使用”，并且该裁决是以具体情况为基础作出的。希尔顿胜诉。

联邦上诉法院的裁决

此后，米勒．汤姆森律师事务所向联邦上诉法院提起上诉（2020 FCA 134）。在考虑“使用”问题时，联邦上诉法院认为，必须首先根据该词语的一般商业含义来确定所涉及服务中包含哪些活动。其次，必须考虑这些服务是否实现。

联邦上诉法院法官麦克塔维什（Mactavish）指出，尽管在21世纪“使用”的含义必须与时俱进，但如果没有详细的定义，在任何案件中都是不合理的。总体而言，她发现商标所有人和加拿大消费者之间必须存在一定程度的互动性，才能证明其加拿大商标与互联网上提供的服务是相结合使用的。麦克塔维什指出，有助于确定这一点的证据包括网站访问量信息，以及从“使用系争商标的网络服务”中获益的加拿大人的数量数据，以及向加拿大消费者提供的服务的销售数据。

关于服务的定义，麦克塔维什法官指出，该判例无需区分主要服务、附属服务或辅助服务。因此，她得出结论，在加拿大，购买者或公众从涉案服务中获得实质利益即构成加拿大服务的实现。

最终，麦克塔维什认为不存在足以改变联邦法院裁决的错误。

关于酒店服务的结论

“酒店服务”通常被认为自然地包括一系列相关服务，其中包括只能在实体酒店提供的某些服务，以及可以在加拿大实现或享受的其他服务。

根据裁决，“酒店服务”包括“酒店预订服务”，特别是在整个交易可以在加拿大境内通过网络实施的情况下，并且除最终入住酒店之外，还可以从合同中享受其他福利（例如折扣）。具体而言，证据表明加拿大有相当数量的人享受了这些好处，并且在相关时段内有41000名加拿大人入住了华道夫品牌的酒店，其中大约1300人在到店前通过在线支付获得了折扣房价。总体来说，证据能够表明预订和支付服务是“提供酒店服务不可或缺的部分”，因为除非客户能够在入住前预订并支付酒店客房费用，否则酒店将无法运营，并且加拿大人确实从这些服务中获得利益。

商标所有人的经验教训

商标所有人提出的证据质量是在以未使用为由的撤销程序中获得成功的关键。应从商标所有人和消费者的角度评估潜在的证据，以确定消费者在加拿大获得的利益，此外，在此类异议程序中提交的证据应能够证明消费者在加拿大获得的确切的利益。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：罗先群