商业需要表明，即使产品制作方法的创新发生在美国，但该产品可能实际在海外制作，之后运输到美国出售。产品开发商非常清楚制作方法的创新会让制作费用大幅度降低。产品一旦制作出来，该产品可能与使用更旧、更昂贵的制作方法的竞争产品并无两样。所以，只在美国保护制造方法创新不能禁止国外生产的商品进入美国市场。

对美国制作方法专利所有人的保护

《美国法典》第 35 编（专利法）第271条（g）款是一个经常被人忽视但可解决上述问题的工具，权利人可据此起诉进口利用在美国取得专利的方法制作的产品的相关方。

第271条（g）款部分内容如下：

任何未经授权向美国进口、在美国销售或使用一项利用在美国取得专利的方法制作的产品的人，应承担侵权责任。

因此，如果某产品是利用专利所涵盖的方法制作而成，第271条（g）款为美国专利所有人提供了禁止在国外生产的该产品进入美国的方式。换言之，第271条（g）款不要求美国专利指向产品本身，而是对制作方法提供保护。

例如，如果某人发明了一种新的制作现有产品的方法，则他可以获得一项关于新方法的美国专利，即使最终的产品不符合专利保护的条件。如果另一方使用他发明的新方法在另一国家制作产品，之后将其产品进口至美国，则第271条（g）款允许他起诉另一方专利侵权，即使产品是在美国境外制作的。

该种保护的限制

然而，第271条（g）款的使用也存在一些限制。例如，只有当进口的产品由使用他人已获得专利的方法制作而成时，该条款才适用。在Momenta Pharm, Inc诉Teva Pharm. USA Inc.一案中，对专利诉讼具有专属上诉管辖权的美国联邦巡回上诉法院将第271条（g）款中的制作（made）一词解释为“制造”（manufacture），可延伸为产品创造或者改造，其方式包括合成、组合部件或者赋予原材料新的属性。

因此，通过允许联邦地区法院判定被诉产品并非由专利所主张的方法制作而成，联邦巡回上诉法院对Momenta一案的判决可用于解释哪些方法不受第271条（g）款保护。例如，联邦地区法院判定“made”一词不可延伸至用于确定现有制成品是否制作正确的测试（test），因为该测试不用于产品的实际制作中。换言之，法院认为，测试与产品的实际制作相差太远，因此该测试不属于第271条（g）款的保护范围。

值得注意的是，根据第271条（g）款，法院首先要划定“制作”目标产品方法的范围，划定范围不用参考方法专利的权利要求。例如，如果权利要求是测试一项设备的方法，并且方法专利的权利要求所包含的测试操作属于法院划定的“制作”产品方法的范围，那么，法院很可能会判定第271条（g）款可以作为侵权诉讼的依据。然而，如果这些测试操作不在法院划定的范围内，则第271条（g）款不适用。

另需注意的是，法院划定的范围不取决于权利要求，而取决于法院对涉嫌侵权设备“制作”方法的理解。此外，法院界定的“制作”方法不能决定进口的设备是否真正侵犯某人的权利要求，而只能决定根据第271条（g）款提出的侵权诉讼能否继续进行。

如果法院判定测试操作不在“制作”产品方法的范围之内，权利要求是否包括额外的制作步骤并不重要。此外，如果测试在法院界定的范围内，则列举这些额外的步骤就不明智，因为这样会不必要地缩小权利要求的范围。

因此，正确使用第271条（g）款的最重要的步骤之一是选择正确的诉讼目标。例如，如果进口的产品是由测试产品组件的方法制作而成，而且该组件之后被包含在产品中，则产品而非组件才是第271条（g）款的更好目标。

关于第271条（g）款保护的未决问题

虽然Momenta一案直接与测试操作是否涉及产品的实际制作有关，但还有很多问题没有解决，例如：

■　美国联邦巡回上诉法院没有直接说明“通过合成、重组组件或者赋予原材料新的属性改造产品”的定义；和

■　根据测试结果修改以上描述的组件的测试是否被认为是“产品改造”。

结论

至今没有任何案件对Momenta一案作进一步解释，因此，还不清楚其他法院可能对上述类型的诉讼的作出何种反应。因此，虽然似乎没有一项判决改变了Momenta一案中的分析和结果，但是似乎也没有任何判例法能明确以上问题。鉴于此，在诉讼中不仅要考虑第271条（g）款的适用的情况，还要采用其他保护专利的方法。（编译自natlawreview.com）