美国专利商标局（USPTO）发布拟议《规则制定通知》（NPRM），拟修改专利审判与上诉委员会（PTAB）的多方复审程序（IPR）实践规则，其明确目标是“将IPR程序聚焦于此前未在诉讼中受到挑战或相关诉讼在早期阶段即已解决的专利权利要求”。

该NPRM发布当日，USPTO同时正式撤回前任局长凯西．维达尔（Kathi Vidal）于2024年发布的NPRM。该份被撤销的NPRM曾提议对系列及并行审查请求实践、酌情驳回请求的陈述规则、终止与和解协议以及酌情驳回考量因素等事项进行规范修订。

现已撤回的NPRM还汇总了针对2023年4月《拟议规则制定预先通知》（ANPRM）及2020年10月《关于专利审判与上诉委员会启动审判裁量权的征询意见》（RFC）所收到的公众反馈。维达尔因前者遭受严厉批评。

“具体而言，该拟议规则将：要求IPR请求人提交书面承诺，承诺不在其他司法管辖区依据《美国法典》第35编第102条或第103条提出无效主张；规定当USPTO或其他司法管辖区已就权利要求的可专利性或有效性作出裁决时，USPTO不得启动IPR程序；规定当其他程序可能优先依据第102或103条裁定权利要求专利性或有效性时，USPTO不得启动IPR程序；允许USPTO在存在特殊情形时，即使存在先前裁决或预期更早的专利性或有效性判定，仍可启动专利复审程序。”

新拟议的NPRM指出，“后见之明偏差”以及“理性人士可能且经常对某一专利权利要求是否符合法定要求存在分歧”的现实，导致当专利可在不同司法管辖机构反复挑战时，即使是非常强势的专利在其整个生命周期内仍面临被无效的风险。

根据该NPRM，当某项权利要求已通过USPTO审查及另一司法管辖机构（如地方法院、国际贸易委员会或其他USPTO程序）的审理被认定为有效时，启动IPR程序可能缺乏必要性。该拟议要求IPR请求人承诺不在其他司法管辖区提起无效诉讼，并“进一步要求请求人在与专利权人存在诉讼的任何其他司法管辖区提交该承诺书”。该NPRM进一步阐释：

“本局认为，此项要求将通过将类似专利挑战集中至单一管辖机构来促进公平与效率，并确保IPR程序‘至少应作为诉讼中某一阶段的完全替代方案’。”

IPWatchdog创始人兼首席执行官吉恩．奎因（Gene Quinn）对此提案表示欢迎，称其“明智”且“鼓舞人心”。

奎因表示：这项NPRM应受到专利权人的欢迎和全力支持。IPR程序曾被宣传为比昂贵的专利诉讼更快捷、更经济的替代方案。遗憾的是，该程序几乎立即演变为解决专利纠纷时耗时、耗资的额外障碍，甚至导致侵权方更频繁地拖延诉讼、专利挑战永无止境，致使专利授权结果完全丧失合法权利或财产属性的特征。令人振奋的是，在背景说明中可见专利局正关注专利如何持续推动投资——而这需要明确的权利归属。因此，除却要求请愿人选择在联邦法院诉讼或USPTO挑战专利权利要求这一合理规则外，USPTO显然已清醒认识到：在恪守专利制度根本宗旨及保障创新者应有权利的前提下，兑现行业期待的PTAB改革已刻不容缓。（编译自ipwatchdog.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏