在一项对品牌战略具有重大影响的判决中，澳大利亚高等法院维持了对交易者“诚实”采用品牌名称的高标准，明确拒绝了被告试图利用“诚实共存使用（Honest Concurrent Use）”这一抗辩来规避商标侵权责任的努力。

近期，澳大利亚高等法院就Zip Co Limited诉Firstmac Limited一案作出了裁决，即一致驳回了上诉，并作出了两项具有深远影响的关键认定：第一，针对商标侵权的“诚实共存使用”抗辩，应当在该抗辩所依据的每一次潜在的侵权行为发生时分别进行评估，而非以一个单一的时间点（如起诉时或庭审时）为准；第二，“诚实”并非一个消极的状态，而是一项需要由被控侵权人承担积极举证责任的正面要求，即被控侵权人必须主动证明其行为在主观上是诚实的，而不是仅仅证明其没有不诚实。

案件背景

Firstmac Limited（以下简称 Firstmac）于2004年就“与金融事务相关的服务”成功注册了“ZIP”商标。自2013年起，Zip Co Limited和Zipmoney Payments Pty Ltd（合称 Zip）开始在销售点信贷和数字支付服务中使用包含“ZIP”字样的标识并将其作为商标，希望借此在快速发展的数字支付领域中建立起品牌的认知度。

在案件审理过程中，二审合议庭推翻了初审判决，认定Zip所使用的标识侵犯了Firstmac依法注册的商标权，并且Zip未能为了“诚实共存使用”抗辩的目的，证明其在“所有情形下”都做到了诚实。随后，Zip获得了特别许可，在澳大利亚高等法院提出了上诉，试图推翻这一不利裁决。

关于评估时间点的认定

Zip在向高等法院上诉时主张，诚实共存使用的评估应当以抗辩提交之日（2019年）或初审法官举行听证之日（2022年）的客观情况为准。高等法院明确拒绝了这一主张。高等法院认为，“鉴于在澳大利亚贸易中使用商标的每一次行为，都可能构成独立的潜在侵权行为”，该抗辩必须严格地分别适用于每一次具体的使用行为。这意味着，即使被告在后期能够证明自己具有诚实性，也无法弥补其在早期使用行为中缺乏诚实性所带来的法律后果。

更为关键的是，高等法院赞同并重申了二审合议庭的以下重要陈述：“未能证明在2013年11月首次潜在侵权行为发生之时具备诚实性，是致命的，因为后续的任何事件都无法在此后确立诚实性”。这一认定从根本上否定了Zip试图通过强调其后期经营行为来为自己最初采用该标识时的行为进行辩护的可能性。

关于“诚实”含义的深入分析

高等法院在判决中进一步澄清了“诚实”这一概念在法律上的具体含义。法院确认，本案的核心问题不在于Zip是否诚实，而在于Zip是否成功“履行了其积极证明自身诚实性的举证责任”。法院指出，“诚实”是一项主观判断标准，需要参照普通、正派人士的道德和认知标准，从当事人在行为发生时的真实主观心态进行评估。

在事实认定方面，高等法院关注到了一个对Zip极为不利的情节：Zip在2013年10月收到了澳大利亚知识产权局出具的负面审查报告，该报告明确指出Firstmac的在先注册商标是Zip申请注册“ZIP”商标的实质性障碍。尽管如此，Zip仍然在仅仅一个月之后的2013年11月，即收到负面报告后不久，就继续在市场上推出并使用了“ZIP”标识。法院认为，虽然单纯知晓存在一个相冲突的在先商标这一事实本身，并不必然否定诚实性的认定，但在Zip已经明确知晓使用“ZIP”可能面临“实质性障碍”的情况下，却主动选择无视官方负面审查报告并继续推进使用行为，Zip未能就其在当时情形下的诚实性提供充分证明。

高等法院还在判决中引述并区分了McCormick & Co Inc诉McCormick一案。在该案中，当事人虽然知晓存在相冲突的商标，但最终仍被认定为是诚实的，因为该“共存使用人”真诚地、有合理依据地相信其使用行为不会在市场上导致消费者混淆。高等法院的法官们明确指出，Zip在本案中并未提供足以支持类似认定的证据，尤其是在Zip明知存在注册障碍的情况下，其未能证明自己当时真诚地相信使用行为不会造成混淆。

此外，法官们还发出重要提醒，不应“错误地将疏忽等同于不诚实”，并参照Flexopack SA Plastics Industry诉Flexopack Australia Pty Ltd一案的原则指出，理论上，当事人是有可能证明自己并非刻意回避，而只是诚实地未曾意识到查询商标注册簿的重要性，并在其他方面均以诚实方式行事的。然而，在Zip案的具体事实背景下，高等法院再次强调，Zip未能提供足够的证据来证明：其在忽视澳大利亚知识产权局负面审查报告时，并非出于轻率的放任态度，而是真正出于“诚实”的疏忽。

最终结论

综合以上分析，高等法院最终认为，Zip在证据记录中留下了多处“空白”，未能就其从最初采用“ZIP”标识开始的整个过程中的主观诚实性提供充分、连贯且令人信服的证明。正是这些“证据记录中的空白”，从根本上阻碍了法院认定Zip已经履行了“积极证明其诚实性”的法定举证责任。因此，高等法院驳回了Zip的上诉，维持了二审合议庭的侵权认定。（编译自www.mondaq.com）

翻译：刘鹏　校对：吴娴