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英国最高法院近日就特斯拉公司(Tesla)诉InterDigital专利公司一案作出判决,这是英国围绕标准必要专利(SEP)的公平、合理、无歧视(FRAND)义务在司法实践方面的最新进展。英国最高法院援引其在SEP领域具有里程碑意义的Unwired Planet案的裁判思路,支持了特斯拉的相关主张:InterDigital针对车载5G通信技术的SEP,并未通过Avanci专利池按照FRAND条款对外许可;并进一步确认了英国法院对全球FRAND条款具有管辖权。

2023年12月,特斯拉在英国对InterDigital提起诉讼,质疑Avanci专利池管理的车载5GSEP组合设定的许可费率。该专利池授权的单一专利组合包含17万项SEP,由包括InterDigital在内的65家不同实体共同持有。与SEP所有者不同,Avanci并未向相关标准制定组织(SSO)欧洲电信标准协会(ETSI)作出承诺,保证按照FRAND条件许可SEP。Avanci从SEP所有者处获得的授权仅允许对所有SEP进行集体许可,而不能针对InterDigital等特定SEP所有者的专利设立子许可组合。

双边许可难以落地,FRAND相关陈述支撑特斯拉的主张

特斯拉提起诉讼衍生出多项法律争议:即在英格兰和威尔士管辖范围内(InterDigital和Avanci均未位于该辖区),这些主张是否成立;是否存在更合适的司法管辖地来审理特斯拉的许可主张。在英国高等法院作出不利于特斯拉的判决后,英国上诉法院驳回了特斯拉的上诉,认为许可主张不存在重大争议,且特斯拉所寻求的宣告性判决既无实际意义也不具合法性。大法官理查德.阿诺德(Richard Arnold)对此持异议意见,他认为存在应予审理的重大争议,本应准予特斯拉的上诉,且特拉华州衡平法院无法受理该许可纠纷。

阿诺德的观点得到英国最高法院支持。最高法院认定,本案存在一项有待审理的重大争议子问题:相关标准项下的FRAND义务是否适用于通过许可平台联合其他SEP所有者共同发出的联合许可要约。最高法院指出,SEP所有者并无义务加入专利池,但加入此类专利池并不免除专利权人对相应标准制定组织承担的FRAND义务。法院称,依据Unwired Planet诉华为案(2020年)确立的裁判规则,SEP所有者与专利实施方当下的商业实践,对于分析FRAND义务具备高度参考价值。法院特别强调,许可平台正越来越多地应用于多个技术领域与标准体系,同时Avanci以及专利池内各SEP所有者均作出陈述,称Avanci许可方案符合FRAND义务要求。

最高法院推定,加入Avanci车载5G专利许可池的SEP所有者仍受FRAND义务约束,并进一步认定:特斯拉有较大可能性证明,针对整个Avanci 5G许可池的全球FRAND许可,是唯一能够满足InterDigital对ETSI的FRAND义务的许可。尽管InterDigital自身并不主张依靠加入Avanci专利池即可履行前述义务,但法院认可特斯拉提出的论据——专利池内许多SEP所有者持该观点。专利实施方难以与专利池内所有SEP所有者逐一协商双边许可,也是支撑法院该项结论的重要依据。

最高法院强调,法院作出声明的权力在涉及FRAND义务的案件中具有重要作用,并判定特斯拉确实有理由证明Avanci的许可要约不符合这些义务。由于Avanci本身并不承担InterDigital对ETSI的FRAND义务,若特斯拉的主张得到支持,将有效推动特斯拉对Avanci运营的车载5G智能汽车SEP组合提出异议。虽然SEP所有者若愿意可加入未来的诉讼程序,但法院裁定,Avanci是确定FRAND义务的必要当事人,因为其独立于SEP所有者自行设定了适用费率。

根据英国《民事诉讼规则》(CPR)向Avanci送达文件符合规定

针对管辖权争议,英国最高法院认定:特斯拉的许可索赔已按照英国《民事诉讼规则》的要求,向InterDigital进行了有效送达。若诉讼“涉及注册权利”,可向英国专利局备案地址送达起诉状。法院不采纳将“涉及”作限缩解释,理解为“实质上或真正关于”的观点,认定特斯拉的诉讼主张针对InterDigital纳入Avanci 5G平台的英国SEP,因此对InterDigital的送达在英国管辖范围内是合规的。

英国最高法院进一步裁定,依托英国《民事诉讼规则》中的域外送达通道,特斯拉可向位于英格兰及威尔士境外的Avanci送达诉讼文书。向InterDigital进行合法送达,即允许向“该诉状的必要或适当当事人”进行追加送达,而本案中该当事人包括Avanci。关于另一项允许对“完全或主要涉及位于英国境内的财产”的索赔进行送达的“通道”规定,法院驳回了InterDigital的论点,即通过该“通道”受理SEP实施者的索赔将导致挑选法院现象。法院指出,这是ETSI制度的固有结果,该制度要求各国法院裁定全球范围内的FRAND条款,这与其他商业情境有显著区别,因此该“通道”被不当扩大适用的可能性极低。

最后,英国最高法院认可阿诺德关于英格兰和威尔士以外没有适当管辖地来审理特斯拉许可主张的推理。法院认为,一审法官错误地将特斯拉的索赔性质定性为全球许可索赔,而非针对InterDigital英国SEP许可的索赔。法院确认,阿诺德基于该定性重新评估专家证据后得出的结论正确,即特拉华州衡平法院不会依据非美国专利确定FRAND许可费率。(编译自ipwatchdog.com)

翻译:吴娴 校对:王丹


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