统一专利法院（UPC）上诉法院就UPC如何处理基于非UPC缔约国指定区域的侵权诉讼，出具了首份详尽指引。该判决确立了一套规范框架，明确UPC在何种情形下可以受理以及如何行使域外管辖权。在欧洲跨境开展业务的专利权人及作为被告的集团公司，应当仔细研读该判决给出的指引。

案件背景

富士胶片（Fujifilm）株式会社是欧洲专利EP3511174（下称“EP174”）的注册专利权人，该专利涉及平版印刷版原版。平版印刷是一种将文字或图像从印版转印到纸张等其他材料上的技术。本案欧洲专利旨在解决印版原版发生非预期变色的技术问题：该变色问题产生的原因是化学组分渗入铝基材的阳极氧化膜，造成部分铝层溶解。本案欧洲专利在德国与英国维持有效。

富士胶片向UPC曼海姆地方分院提起诉讼，指控3家住所地位于德国的柯达被告侵犯该欧洲专利的德国指定国与英国指定国对应的专利权。曼海姆地方分院对德国、英国两项专利指定国对应的案件均行使管辖权，并作出覆盖上述两地的禁令。柯达就该判决提起上诉。

上诉法院关于管辖权的指引

最终，上诉法院撤销曼海姆地方分院的各项判决，驳回富士胶片就两项指定国专利提出的全部侵权主张。本文重点分析该案极具后续案件参考意义的核心管辖权裁判逻辑。上诉法院在双方当事人相同、涉及另一项专利的另案中，同样适用了该管辖权裁判规则。

上诉法院将管辖权审查划分为两个步骤：

第一步：受理管辖权——UPC是否有权审理本案

柯达对UPC就该欧洲专利的英国指定国部分行使涉外管辖权提出异议，但上诉法院驳回了柯达提出的全部4项抗辩理由，作出如下认定：

1.《统一专利法院协定》（UPCA）第34条并未将UPC的管辖权限定于UPC缔约国领土范围。该条文仅明确，原则上UPC作出的裁判效力及于该欧洲专利生效的全部缔约国领土，但并未对法院的管辖权限作出限制。

2.根据《布鲁塞尔条例Ⅰ（修订版）》（又称《布鲁塞尔条例》）第71a条，UPC被认定为“共同法院”，因此其可享有与各缔约国国内法院同等的管辖权。本案对柯达各主体的管辖权依据来源于《布鲁塞尔条例》第4条，即被告住所地位于德国，而非被诉侵权行为的发生地。

3.《布鲁塞尔条例》第4条禁止UPC以“不方便法院”原则为由拒绝行使管辖权；即便非缔约国法院审理该案可能更为适宜，该管辖规则依然适用。

4.UPC受理本案并不违反《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定），也不会妨害知识产权权利的正当执行。

上诉法院同时强调，专利有效性是裁决侵权实质问题时需考虑的因素，而非确立管辖权时应考虑的因素。同样，在确定是否存在管辖权时，不应考虑诸如英国法院是否更适宜适用英国损害赔偿法并考量公共政策问题等议题。

第二步：行使管辖——裁判框架——UPC在何种条件下可对侵权纠纷作出裁判？

上诉法院以欧盟法院（CJEU）的BSH诉Electrolux案判决为基础，针对欧洲专利的外国指定国专利效力存在争议时，就如何行使已经受理的管辖权，制定了一套详尽裁判框架。在UPC依据第一步审查受理案件，且被告提出专利无效抗辩的前提下，上诉法院对两类情形作出区分：

欧盟/卢加诺公约成员国指定国（例如西班牙）：《布鲁塞尔条例》第24条第4款将专利效力问题的专属管辖权赋予专利注册国法院。因此，UPC不得就专利效力作出裁判，但仍保留对侵权纠纷的管辖权。

非欧盟/非卢加诺公约成员国指定国（例如英国）：《布鲁塞尔条例》第24条第4款不予适用。在依据住所地（《布鲁塞尔条例》第4条）取得管辖权之后，统一专利法院仅可在本案当事人之间（inter partes）审查专利效力，以此判断是否应当给予侵权救济，但不得作出对该非欧盟指定国专利的效力产生影响的裁判。该情形下应当适用司法礼让原则（comity）。

法院进一步梳理出三类裁判场景：

1.向UPC提起针对非UPC缔约国的指定国专利的撤销请求

UPC必须宣告，其无管辖权受理针对非UPC指定国专利的独立撤销之诉。这是一条清晰的裁判边界：UPC可以审理涉及非UPC缔约国指定国专利的侵权案件，但不得受理仅以撤销该类指定国专利为唯一诉求的独立撤销之诉。

2.在统一专利法院（UPC）管辖范围内无效，但若有效则构成侵权的专利

本情形所要解决的问题是：当专利效力受到挑战时，UPC应当如何处理基于欧洲专利的外国指定国（例如英国指定国）提起的侵权诉讼。在此情形下，UPC会首先给予专利权人撤回针对外国指定国专利侵权诉讼请求的机会。若专利权人不予撤回，UPC将区分以下两类外国指定国专利分别处理：

欧盟/卢加诺公约成员国的指定范围专利：给予被告期限，向对应主管国家法院提起专利撤销诉讼（因为UPC无权对专利效力作出裁判）。被告提起撤销诉讼的，UPC的侵权诉讼程序中止，待该国专利效力诉讼审结之后再继续审理。若被告在指定期限内未提起撤销诉讼，则UPC推定该外国指定国专利有效，并在此基础上对侵权问题作出裁判。

非欧盟、非卢加诺公约成员国的指定范围专利（例如英国）：除存在特殊理由外，UPC应当驳回该侵权诉讼请求。例外情形举例：该域外指定国专利的权利要求存在差异，有理由认定其具备有效性，此时即适用下文第3种场景（视同该专利在UPC缔约国领土内有效且遭到侵权）。

据此，如果欧洲专利的UPC缔约国对应部分被认定无效，专利权人面临放弃域外侵权诉请的压力。若专利权人坚持不撤回，对于欧盟/卢加诺公约成员国的案件，UPC将专利效力问题交由相关国家法院审理；对于英国这类非欧盟、非卢加诺公约成员国，则直接驳回该诉请。

3.专利在UPC成员国境内有效，且已遭受侵权

在该场景下，若被告就专利的域外保护范围提出无效抗辩，上诉法院明确了UPC应当采取的处理方式。如果有合理且不可忽视的可能性，相关主管国家法院会认定该专利有效，则为避免不当拖延，统一专利法院可作出涵盖该域外保护范围的侵权判决（或临时禁令）。

但至关重要的是，该判决必须以相关国家法院随后未认定该域外保护范围专利无效为前提。其目的是避免判决冲突：倘若UPC认定UPC辖区及域外保护范围的专利均构成侵权，但后续相关国家主管法院（一审或上诉程序中）认定该域外保护范围专利无效，则UPC就该域外保护范围作出的侵权认定不再发生效力。

反之，若该国家主管法院确认该域外保护范围专利有效，则UPC针对该域外专利作出的侵权认定及所有临时禁令均得到确认；若判决已生效，则该禁令转为永久禁令。对于欧盟/卢加诺公约成员国，该附条件裁判的法理依据是：相关国家主管法院对专利有效性享有专属管辖权；而对于非欧盟、非卢加诺公约成员国（例如英国），该附条件裁判源于司法礼让原则，即UPC尊重外国国家法院对其境内专利效力的裁判权。本案裁判结果

上诉法院确认，曼海姆地方分院正确地受理了针对英国侵权主张的管辖权。法院同时确认，该欧洲专利（经富士胶片修改后）中涉及UPC（德国）的部分有效，若柯达不能依据德国法主张私人性先用权抗辩，则会构成侵权。

柯达针对英国专利指定部分提起的撤销专利权反诉系附条件提起，因所附条件并未成就，上诉法院未就该英国专利指定部分的效力作出裁判。无论如何，曼海姆地方分院此前仅将有效性作为对侵权主张的抗辩理由予以考虑，而非作为独立问题。上诉法院最终认定，依据英国法律，并未发生侵害该英国专利指定部分的行为。

核心要点

·管辖权只是成功的一半：侵权事实仍需提出主张并举证证明。关键在于，UPC虽可对例如英国专利侵权请求行使管辖权，但这仅仅是起点。更为棘手的问题是UPC应当以何种审慎程度行使该管辖权，尤其是案件涉及外国法律问题时。即便管辖权已经确立，诉请能否成立仍取决于所适用外国法项下的实体案情。本案即是典型例证：针对英国相关诉请并非因管辖权或专利效力问题败诉，而是基于案件事实不成立。对专利权人而言，教训十分明确：UPC管辖范围的扩张，绝不能替代在每个目标辖区内基于充分证据构建并证明的侵权案件。

·依据住所地确立的管辖权难以被推翻。若被告住所地位于UPC缔约成员国，UPC即会受理案件，被告提出的“不方便法院”抗辩将无法得到支持。即便侵权行为发生在UPC地域范围之外，UPC仍可审理该案，因为管辖权是依据被告住所地确立，而非依据被诉侵权行为的发生地。

·域外管辖效力现已成为现实。专利权人可在UPC取得覆盖非UPC指定部分（包括英国专利）的禁令，即便该域外专利指定部分的效力尚未得到终局认定。这极大提升了UPC在跨国专利纠纷中的实际意义。

·司法礼让原则会对管辖权行使构成约束，但不会阻止管辖权的行使。UPC在对域外专利指定部分行使管辖权时，会适用包括司法礼让在内的国际法原则。被告仍可通过本国的专利无效程序获得救济保障。

专利权人应当评估欧洲专利的稳定性风险。若一项欧洲专利在UPC项下的专利部分稳定性不足，则其域外诉请将面临风险，专利权人的域外主张有可能被驳回，或是面临本国的专利无效程序。与之相对，如果欧洲专利的UPC专利部分有效且遭到侵权，UPC很可能作出附条件裁判，认定该专利的域外指定部分有效且受到侵害。（编译自www.jdsupra.com）

翻译：吴娴　校对：王丹