近日，新西兰上诉法院作出了一项令人惊讶的裁决，即商标ActiPhen很可能与在先商标ACTAZIN混淆。2020年7月29日，上诉法院在Pharmazen Limited（简称“Pharmazen”）诉Anagenix IP Limited（简称“Anagenix”）一案中，驳回了Pharmazen的上诉，维持了高等法院的裁决和商标助理审查专员的评估。

Pharmazen已申请在商品或服务类别的第5类中将ActiPhen注册为商标，涉及包括药物制剂和第5类中一系列相关的膳食产品。异议人Anagenix是ACTAZIN商标的所有人，该商标指定的商品包括作为营养物质用于医疗用途和膳食及营养补充剂的奇异果提取物粉剂。

毫无疑问，双方的产品具有相似性，因此Pharmazen有责任证明其对ActiPhen商标的使用不会造成欺骗或混淆。这与澳大利亚诉讼程序中的举证责任不同。在澳大利亚诉讼程序中，应由Anagenix一方来证明存在混淆的风险。

助理审查专员的意见

助理审查专员支持异议，认为尽管潜在的购买者在购买第5类相关的商品时可能会更谨慎，但这两个标志在视觉上相似，而且它们的自然发音存在很大程度的相似性。

高等法院关于商标是否相似的意见

Pharmazen随后向高等法院提出诉讼。但法官库尔（Cull J）驳回了诉讼，并支持商标ACTAZIN与ActiPhen相似。

在有些出人意料的结论中，库尔认为大多数新西兰人可能会将这两个词发音为“ACT-I-FEN”和“ACT-I-ZIN”，这将使二者在语音上极为相似，唯一的区别是“F”和“Z”的发音不同。他引用了著名的London Lubricants (1920) Limited商标申请案支持其观点，指出人们口语中英语单词词尾发音常常含混不清，因此单词的第一个音节对于区分来说通常是最重要的。

鉴于异议人的商标是ActiPhen（并不是ActaPhen），并且后缀“PHEN”和“ZIN”彼此完全不同，因此结论十分令人惊讶。

值得注意的是，无论是助理审查专员，还是高等法院似乎都不太重视Anagenix商品是卖给制造商而不是最终消费者这一事实，而事实上，这无疑降低了混淆的风险。

上诉法院裁定商标相似

上诉法院赞同高等法院和助理审查专员的意见，认为ACTAZIN和ActiPhen两个商标相似，因此存在混淆的风险。与此前的评估一样，前缀“ACT”并未被认为是描述性的或通用的，并且重点被放在商标之间的语音相似性上，即重音在第一个音节“ACT”上。

上诉法院的结论是，由于消费者和制造商可能会以相同的韵律、结构和声音对ActiPhen和ACTAZIN进行发音，因此Pharmazen无法证明其使用ActiPhen不会造成欺骗或混淆。

相同案件在澳大利亚的不同结论

澳大利亚知识产权局也审理了同一案件。但是，它得出的结论与新西兰的三次审查结论截然不同，因为商标的后缀是完全不同的，并且在拼写上差异极大，因此澳大利亚知识产权局认为该商标并非“欺骗性地相似”。

有趣的是，新西兰上诉法院对澳大利亚的结论并不重视，认为：“鉴于澳大利亚的结论是根据1995年《商标法》第44（1）条作出的，因此我们认为其结论没有说服力。在此类异议中，异议人承担证明其现有的或待决的商标与其提出异议的标志基本相同，或者存在欺骗性相似的责任。Anagenix无法履行这一责任。但是，在新西兰的法律背景下，Pharmazen应当证明使用ActiPhen不会造成欺骗或混淆。”

新西兰终究不是澳大利亚

正如前文讨论的那样，本案再次表明，新西兰的异议程序通常会得出与澳大利亚程序不同的结论。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：罗先群