统一专利法院（Unified Patent Court，UPC）慕尼黑地方分院确认，该法院可以对其开始运作之日前五年内发生的专利侵权行为作出损害赔偿裁决。

品诚梅森律师事务所的专利诉讼专家表示，该判决是UPC的最新裁决，将受到专利权人的欢迎——不仅在本案争议的生命科学领域，而且在其他行业也是如此。

慕尼黑地方分院在支持美国医疗技术公司爱德华兹生命科学公司（Edwards）关于竞争对手Meril公司的经导管心脏瓣膜侵犯了其一项欧洲专利的诉讼请求时处理了损害赔偿问题，该专利保护的是“由人工瓣膜和输送导管组成的系统”。

慕尼黑地方分院发布了有利于爱德华兹的禁令，该禁令适用于UPC 18个参与国中的Meril所在的16个国家。Meril公司被勒令停止进一步侵权行为，召回并销毁侵权商品，并向爱德华兹公司支付66万欧元的初步赔偿金。在Meril公司提出公共利益的论据后，禁令作出了一个例外规定，使某些在判决日（11月15日）已计划植入患者体内的Meril器械得以继续供应。

品诚梅森律师事务所的阿拉斯戴尔．麦克唐纳（Alasdhair McDonald）称：“慕尼黑地方分院认为，可以就UPC开始运行之前的行为寻求救济，这意味着专利权人现在可以就已经持续多年的侵权行为提出索赔，但如果认为在单个国家提起诉讼成本效益不高，则可以只在UPC诉讼中提出索赔。这可能会使UPC接受更多的诉讼”。

同样来自品诚梅森律师事务所的莎拉．泰勒（Sarah Taylor）补充道：“法院愿意将某些设备从禁令范围中划出，这表明法院愿意找到灵活务实的解决方案，在保护专利持有人权利的同时确保患者安全至上。”

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UPC于2023年6月1日开始运作。它对与统一专利以及未“选择退出”统一专利法院管辖范围的传统欧洲专利的侵权和有效性有关的争议拥有专属管辖权。UPC由初审法院和上诉法院组成，初审法院分为地方、地区和中央分院。关于欧盟法律事务的解释，可以参考欧洲法院。UPC系统仅对欧盟成员国开放，罗马尼亚于2024年9月1日成为第18个参与国。

在慕尼黑地方分院的庭审中，Meril公司提出的理由之一是，UPC对2023年6月1日其生效日期之前实施的侵权行为没有管辖权。然而，法院援引《UPC协议》（UPCA）第3（c）条和第32（1）（a）条的规定驳回了这一论点，《UPC协议》是使UPC生效的国际条约，欧盟国家必须批准该协议才能加入UPC体系。

慕尼黑地方分院表示：“UPC和成员国法院对欧洲专利的并行管辖权将在临时阶段结束后终止。随后，UPC将对所有欧洲专利拥有专属管辖权。成员国法院将不再拥有这方面的管辖权。如果Meril的论点被接受，这将意味着任何法院，无论是UPC法院还是成员国法院，都无权对2023年6月1日之前实施的侵权行为的损害赔偿请求进行裁决。即使考虑到诉讼时效，这也是不可行的。因为只有在被告及时提出的情况下，才适用诉讼时效。”

在本案中，爱德华兹公司最初申请的禁令适用于16个UPC国家——即罗马尼亚加入UPC之前参与UPC体系的17个国家中的16个。爱德华兹公司特别将马耳他排除在禁令范围之外，因为该专利并未在该国生效。但是，爱德华兹公司随后询问是否可以修改其诉讼请求，将罗马尼亚纳入禁令范围。慕尼黑地方分院驳回了该申请。

慕尼黑地方分院称，爱德华兹公司本应在9月24日口头听证之前提出修改请求，但它未能证明已在罗马尼亚支付了专利续展费，也未能证明专利在罗马尼亚有效。

麦克唐纳表示：“对于未来希望在UPC的侵权或撤销程序中补充管辖权请求的当事人来说，他们应确保尽快这样做——例如，如果爱尔兰之后批准了UPC，则应在批准后尽快请求添加爱尔兰——作为侵权程序的一部分，专利权人还应确保专利在相关国家的在线登记簿上显示有效。”

慕尼黑地方分院驳回了Meril公司的论点，即以一种导管实施例未在德国销售为理由，应将德国排除在禁令范围之外。但法院认为，只要证明至少有一个UPC参与国存在实际或即将发生的侵权行为，就可以在所有缔约成员国实施禁令救济。

Meril公司认为爱德华兹公司要求的救济不相称——该公司声称严重心脏病患者面临的风险意味着公共利益根本不允许颁发禁令，但这一论点基本上没有成功。法院驳回了这一论点，但确认根据UPCA的规定，第三方利益（如公共利益）可以作为裁定禁令救济的考虑因素。

慕尼黑分院认为，在考虑这些利益时，UPC将考虑被控侵权人向专利持有人寻求许可或启动强制许可程序的可能性，如果被控侵权人已启动此类程序，法院将考虑这方面的任何决定。

考虑到这一点，法院认为Meril公司已经向德国联邦专利法院申请了强制许可。Meril之所以没有获得强制许可，是因为它被认为是“非自愿的被许可人”，因为它没有为获得强制许可做出足够的努力，例如没有满足爱德华兹公司提出的获取样品和文件的合理要求。此外，在许可谈判期间，Meril公司提出支付10万欧元。法院认为，考虑到侵权诉讼的价值估计为800万欧元，而一台设备的市场价值为“五位数”，这一数额是不够的，也是不合理的。

在此基础上，慕尼黑地方分院认为，公共利益只适用于“直径超过30毫米的瓣环假体”。法院进而承认，只有Meril公司出售此类产品，而且出于患者健康的考虑，“公众对Meril公司的XL大小瓣膜假体有明确而迫切的需求”，法院认定，即使一方可能被视为非自愿的被许可人，但患者无法影响该方的行为，因此在此类案件中仍必须考虑公共利益，以确保患者不会因无法获得产品而面临严重后果。

此案是爱德华兹公司与Meril公司就心脏瓣膜置换权长期争议的一部分。德国、荷兰和英国等国家的法院都参与了这一诉讼。今年早些时候，Meril曾向UPC申请撤销与本案有关的爱德华兹专利，但未获批准。（编译自pinsentmasons.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏