2024年11月22日，统一专利法院（UPC）曼海姆地方分院在松下诉Oppo案中作出了具有里程碑意义的判决，在标准必要专利（SEP）和公平、合理和非歧视（FRAND）许可领域开创了一个重要先例。这一判决标志着UPC首次对欧洲知识产权和竞争法中的FRAND许可义务进行了全面分析，并对SEP的有效性和侵权性作出了详细判决。

简而言之，法院批准了松下提出的损害赔偿要求，并禁止Oppo的4G智能手机和智能手表在欧洲市场销售，但需支付罚款。该判决为全球SEP持有者和被控侵权者提供了重要启示。

本文列出了UPC在松下诉Oppo案中适用的FRAND许可要求的指示性概述。下面，在深入探讨SEP和FRAND方面之前，本文将对判决进行总结。

总之，法院遵循欧洲法院（CJEU）在“华为诉中兴”一案中作出的关键判决所设定的谈判程序。一般来说，UPC对该方案每一步的评估基本上都是基于当事人的行为，而不是对拟议费率是否符合FRAND进行适当的经济评估，这似乎主要是受德国实践的启发。目前的方法还为各方之间的谈判留出了空间，避免了不适当的形式主义，同时确保了SEP持有人和实施者利益之间的平衡，如尊重其他第三方被许可人，鼓励实施者要求澄清并质疑SEP持有人的（反）要约。

目前尚不确定是否会对该判决提起上诉，因为根据媒体报道，双方似乎已就近乎最终的和解方案达成一致。

松下指控Oppo及其德国子公司OROPE Germany GmbH (Orope)侵犯了欧洲专利EP2568724 B1（专利）。该专利涉及对4G标准至关重要的无线电通信设备和方法，涉及长期演进（LTE）标准背景下技术问题的解决方案。该专利于2008年8月13日提交，根据2007年8月14日的JP2007211548（日本专利）和2008年2月5日的JP2008025535（日本专利）主张优先权，并于2014年12月17日获得授权。

松下寻求禁令救济、召回、损害赔偿和其他救济措施。Oppo公司和Orope公司以专利无效和FRAND辩护为由提出撤销索赔，辩称松下未能按照FRAND条款提供许可。另外，被告还提出了几项辅助诉讼请求，以寻求法院确定的“FRAND”许可。

法院驳回了OPPO关于专利无效的论点，确认其有效性和可执行性。判决涉及了各种形式上和实质上的法律论点，如所谓的缺乏新颖性和创造性。此外，法院认为被告的4G智能手机（如OPPO Find X5 Pro）和4G智能手表直接和间接侵犯了松下的专利权，驳回了被告的不侵权论点，包括基于比例考虑的论点。

本案的核心内容围绕着FRAND许可义务和被告的反垄断抗辩展开。法院对这些问题的分析为在UPC框架下适用FRAND原则提供了宝贵的启示。

在研究Oppo和Orope的FRAND抗辩之前，本文简要解释一下对理解SEP和FRAND许可非常重要的概念。

回到UPC曼海姆地方法庭的判决。法院在判决中简短地判定，松下遵守了CJEU在华为诉中兴案中确立的谈判框架下的义务。法院认为，Oppo和Orope以滥用支配地位为由提出的FRAND抗辩可以受理，但没有根据，理由是他们的行为不符合FRAND标准。下面将讨论法院的推理。

法院基于《欧盟运作条约》第102条，强调了遵循CJEU在华为诉中兴案中的指导方针的重要性。法院认为没有必要根据《欧盟运作条约》第267条将本案提交CJEU进行初步裁决，理由是本案的具体问题可以通过适用CJEU的既定原则来解决。法院强调其致力于全面适用欧盟法律并尊重其优先地位，同时指出，虽然法院可以考虑欧盟委员会的意见（包括在最近的意见函中），但这些意见不具有约束力。

下面，我们将根据CJEU在华为诉中兴一案中的判决，讨论UPC在其判决中适用的五项FRAND许可要求。

法院认为，SEP持有人必须告知被控侵权人专利侵权的具体方式。为此目的，发送一份SEP清单和权利要求表（包括被主张的专利）就足够了。根据形式主义的反对意见作出其他决定不符合商业惯例。

因此，法院驳回了欧盟委员会的形式主义观点，即必须在通知函中正式提及侵权分析。法院还驳回了被告提出的以下论点：（a）通知书不足以让人理解侵权指控，这是Oppo公司和Orope公司最近在口头听证会上首次提出的；（b)与上述欧盟委员会形式主义立场相同，指出松下公司发送的权利要求表（该权利要求表涉及同族专利中主张范围更广的一项中国专利）引用了该专利。

法院随后评估了被控侵权人是否表示愿意按照FRAND条款签订许可协议。与欧盟委员会将“许可意愿”要求的评估限制在初始声明阶段的观点相反，法院基于SEP持有人和被控侵权人在整个CJEU谈判程序中的行为引入了“许可意愿”要求：双方的行为——也包括实施者初始声明之后的行为——必须根据其是否充分考虑到CJEU谈判程序的基本目标来进行评估，以便在主要由私人自主进行的有针对性谈判中及时达成FRAND许可协议。现在，这一要求导致在谈判的每个阶段都有具体的义务；可以看出，在本案中，虽然Oppo履行了第2步“许可意愿”，但并未履行第4步“FRAND反要约”。在实践中，法院认为对SEP持有人行为的审查深度主要取决于被控侵权人在谈判过程中对哪些要点提出了异议，相反，被控侵权人向SEP持有人提供了哪些信息，以便根据其情况向被控侵权人提出要价。仅在法院审理过程中在威胁发出禁令的背景下提出异议是不够的。

在本案中，法院认为，Oppo和Orope最初的许可意愿足以启动谈判，因为他们在给松下的电子邮件中做出了声明，并指定了进一步讨论的具体联系人，松下对此没有异议。

UPC曼海姆地方分院评估了SEP持有者是否提出了符合FRAND标准的许可要约。它认为，SEP持有者必须合理解释其要约符合FRAND要求的原因，这样被控侵权者才能做出善意的回应。特别是，SEP持有人在提出要约时仅仅说明计算许可费的数学因素是不够的，解释的程度取决于谈判阶段。法院进一步强调，双方相互依赖对方的经济数据，以商定符合FRAND（并根据实施者的具体情况）的许可条款。

在本案中，松下最初在虚拟会议上提供了许可要约的经济基石，随后又提供了幻灯片，包括（自上而下的）特许使用费机制分析。

法院驳回了被告的抗辩，即这些声明还不能被视为初步要约，因为需要书面合同要约。事实上，这偏离了商业惯例，即在提供一份完整的协议草案以供签署之前，首先要明确经济要点。法院认为，专利使用人在就FRAND许可进行善意谈判时，会利用最初提供的要素来推进谈判，除非被控侵权人提出要求，否则不需要书面协议。

法院还裁定，松下没有必要在第一次陈述阶段提供更多信息，特别是用于对照的第三方许可协议。事实上，判决指出，第三方被许可人对其协议保密具有合法利益。因此，如果实施者是否按照FRAND的要求认真进行讨论尚无定论，那么SEP持有者就没有义务提供这些数据。法院的这一推理源于一项一般原则，即SEP用户要求SEP所有者提供的信息不能多于SEP所有者准备披露的信息。

此外，SEP持有人也有可能在初始要约方面做出某些让步，而不被认为不符合FRAND要求。

法院还认为，被告在侵权诉讼阶段通过提交私人专家意见来反对松下的经济框架，不能取代其合作义务。

由于被告仅提供了数据中介IDC的第三方经济数据，而没有提供其自身使用受专利保护的技术行为数据（如基于销售数据）等，法院裁定松下无需向被告提交其与第三方的许可协议以进行比较（注意到松下随后应法院要求提供了和解许可协议）。

根据谈判的各自情况，法院裁定松下最后提交的要约符合“FRAND”原则。法院认为，这是因为松下（i）使用了客观标准来证明其为何支持和改变在各谈判阶段采取的经济立场，以及（ii）以愿意接受的被许可人能够对其内容发表意见的方式解释了其考虑因素。

总之，法院主要根据双方的行为以及这些要约所依据的要素和方法来评估松下的要约是否符合FRAND标准。有趣的是，法院虽然没有对相关许可费率的FRAND合规性进行全面的经济评估，但认为松下的要约似乎符合FRAND标准，因为考虑到了相关要素，特别是第三方许可。在这方面，法院的做法与德国的做法略有不同。

法院认为，除极端情况外，被控侵权人必须始终对SEP持有人的要约做出回应，至少提出反对意见并要求改进。

在本案中，法院认为，Oppo和Orope提出的一次性支付全球统一许可费的反要约，完全是基于松下提出异议的第三方经济数据，而不是他们自己的经济数据，因此不符合FRAND规定。这一观点的关键因素是法院认为：（i）被告似乎不愿意真诚地进行谈判；（ii）在没有充分理由的情况下使用了自相矛盾的论点；（iii）拒绝提供其关于使用行为的经济数据，如销售数字（从而拖延了谈判）。然而，由于判决书中删除了一些段落（可能是出于保密考虑），法院的全部推理仍不清楚。

法院认为，在拒绝要约后，实施者必须向SEP持有者提供信息以评估实际使用范围，理由是这是SEP持有者检查所提供担保是否充分的唯一途径。法院同意松下的反对意见，即担保的措辞不够充分，并质疑其破产保护性质。

Oppo和Orope通过反诉提出了几项关于设定FRAND许可条款的主张，但都被法院驳回。

法院驳回了被告基于IDC数据提出的一次性支付全球许可费的请求，因为这并不是根据他们自己的使用行为计算出来的，理由是根据CJEU的判例法，这不符合FRAND标准。

此外，被告请求部分确定全球某些地区的许可费率，要求对以下地区的使用行为一次性收取许可费：（a）《欧洲专利公约》缔约国、日本和美国，由UPC根据相同的IDC数据确定；（b）中国，由北京知识产权法院确定。法院驳回了这一反诉，因为它不符合FRAND原则，认为这偏离了商业惯例。这是因为：（i）该反诉将使合同的核心要点悬而未决；（ii）双方最终同意，通过确定全球FRAND费率来全面解决争议符合商业惯例；（iii）被告没有提出任何论据来证明仅为全球某些地区确定部分许可费率是合理的，因此法院认为仅提及（中国）法院更接近各自的子市场是不够的。

值得注意的是，法院还驳回了第三组辅助诉讼请求，尽管其中一些诉讼请求并非针对基于IDC数据的费率和/或仅限于特定地区，原因仅仅是Oppo和Orope的行为不符合CJEU判例法的要求。因此，可以推断出，如果一方不按照FRAND方式行事，法院将拒绝确定FRAND费率。因此，我们不禁要问，如果双方都以符合FRAND标准的方式行事，法院是否会同意设定FRAND费率？如果法院没有关闭FRAND率确定的大门，那么UPC今后是否会利用这一机会还有待观察。（编译自jdsupra.com）

翻译：吴娴 校对：刘鹏