专利诉讼专家表示，一项新的裁决可能会对企业在欧洲实施专利权的策略产生重大影响。

品诚梅森律师事务所的萨拉．泰勒（Sarah Taylor）和克里斯托弗．夏普（Christopher Sharp）在统一专利法院（UPC）杜塞尔多夫地方分院（LD）裁决后发表评论称，如果被告位于UPC的一个缔约国，UPC可以在这些专利适用的每一个国家对侵犯欧洲专利的主张进行裁决——这些国家可能包括英国和西班牙等没有加入统一专利法院系统的国家。

这是UPC首次在裁决中涉及所谓的长臂管辖权问题。该术语用于描述UPC的裁决是否有可能延伸至非UPC国家的问题——在UPC开始运作之前和之后，这一问题都引起了极大的不确定性和争论。UPC长臂管辖权的不确定性在一定程度上反映了这样一个事实，即与企业提起欧洲专利诉讼的参与UPC体系的国家相比，可以注册和确认欧洲专利的欧洲国家数量更多。

例如，英国是《欧洲专利公约》（European Patent Convention，简称EPC）的缔约国，该条约提供了欧洲专利的基础，但英国并不是UPC体系的参与者，在英国脱欧后退出了该体系。UPC系统只对欧盟成员国开放。欧盟成员国必须签署并批准某些国际条约，包括《统一专利法院协定》（UPCA），这些条约对UPC体系的建立和运行作出了规定。目前，UPC系统有18个缔约成员国，而EPC缔约国有39个。

泰勒和夏普表示，虽然这是UPC首次对长臂管辖权作出裁决，但如果UPC的上诉法院随后维持该裁决，那么这对从事涉及欧洲专利的跨境争议的企业具有重要的商业意义，并将增强UPC作为解决此类争议法院的吸引力，同时对英国的专利诉讼具有潜在影响。

杜塞尔多夫地方分院就富士胶片公司（Fujifilm）与柯达公司（Kodak）之间纠纷中的长臂管辖权问题发表了意见。

富士胶片公司向杜塞尔多夫地方分院起诉了柯达公司的三个实体，声称其侵犯了铝制印刷版的欧洲专利。该专利在德国和英国有效。被告的总部设在德国，而德国是UPC的缔约国。富士胶片要求法院下达多项命令，包括禁止柯达在英国实施侵权行为，并就所称的英国遗留侵权行为向其支付赔偿。柯达对这些要求提出异议，提出反诉要求撤销富士胶片的德国部分专利，理由是它认为该部分无效，而且还辩称法院可以或应该不对其涉及英国市场的部分主张作出裁决。柯达没有对该欧洲专利在英国部分的有效性提出质疑。

在英国问题上，杜塞尔多夫地方分院作出了支持富士胶片的认定，并裁定其法院对本案中相关欧洲专利在英国部分的侵权判定具有管辖权。

杜塞尔多夫地方分院在一份结论摘要中说：“如果被告的住所地在UPCA缔约国（此处为德国），则UPC有权审理针对涉案专利英国部分的侵权行为。如果被告就涉案专利的德国部分提出撤销反诉，这也同样适用。即使在这种情况下，对于涉及英国的侵权行为，统一专利法院仍有审理此案的管辖权”。

为了确定UPC是否有权对涉案欧洲专利在英国部分的侵权情况进行裁决，杜塞尔多夫地方分院对UPCA和《布鲁塞尔条例（重订版）》（这一欧盟立法对欧盟成员国之间的管辖权、判决的承认与执行加以规范）的相关条款进行了详细分析。

UPCA第31条规定，UPC的国际管辖权由《布鲁塞尔条例（重订版）》决定。第71a-d条将UPC纳入《布鲁塞尔条例（重订版）》体系。第71a条规定，作为共同法院，UPC应被视为欧盟成员国的法院。第71b（1）条规定，如果根据《布鲁塞尔条例（重订版）》，UPC缔约国的本国法院拥有管辖权，那么统一专利法院亦有管辖权。

确定管辖权的一般规则载于《布鲁塞尔条例（重订版）》第4（1）条，该条规定，在欧盟成员国设有住所的人，应在该成员国的法院被诉。在本案中，由于柯达公司的实体设在德国，这意味着德国的UPC地方分院具有管辖权，因为根据《布鲁塞尔条例（重订版）》第71b（1）条，UPC等同于本国法院。

在专利有效性存在争议的情况下，《布鲁塞尔条例（重订版）》第24条第（4）款赋予了专利注册地的本国法院以专属管辖权，无论被告位于何处。但杜塞尔多夫地方分院认为，该条款不适用于在侵权诉讼中哪个法院拥有管辖权的问题。

该法院还认为，欧洲法院（CJEU）作为欧盟的最高法院以及UPC涉及欧盟法律解释争议的最终仲裁者，其所确立的判例法支持这一立场，即第24（4）条仅适用于涉及欧盟成员国之间关系的情况，而不适用于英国等第三国。因此，杜塞尔多夫地方分院认为，这意味着第24（4）条并未赋予英国法院对欧洲专利在英国部分的专属管辖权。

杜塞尔多夫地方分院表示，UPCA第34条并没有改变其结论，该条规定：“对于欧洲专利，UPC的裁决应涵盖欧洲专利生效的各个缔约国的领土范围。”与柯达的论点相反，杜塞尔多夫地方分院表示，这并没有将UPC的管辖权仅限于UPC缔约国。

杜塞尔多夫地方分院还表示：《布鲁塞尔条例（重订版）》第71b条（根据该条产生的UPC长臂管辖权）并没有改变其结论。通过第71b（2）条，它赋予了UPC对欧盟以外的被告在UPC国家内实施的专利侵权行为的管辖权。通过第71b（3）条，在某些限制条件下，它还赋予了UPC在欧盟以外的某些司法管辖区对侵犯欧洲专利的行为判定损害赔偿的权力。该管辖权具有自由裁量权，因此在实践中是否适用或如何适用引起了许多讨论。

该法院表示，第71b（1）条的措辞不应被理解为仅限于UPC缔约国的领土范围。杜塞尔多夫地方分院认为，这支持了UPC对第三国专利侵权行为（如在英国发生的专利侵权行为）具有管辖权的立场，而且对《布鲁塞尔条例（重订版）》的这一解释符合CJEU的判例法。

在这些诉讼中，并不涉及UPC是否有权判定欧洲专利在英国无效的问题，因为柯达只寻求撤销富士胶片在德国的专利权。

但最终，法院认为其确实有权裁决专利在英国部分的侵权问题，但这并不重要，因为柯达对专利有效性的质疑获得了成功，因此富士胶片欧洲专利在德国的部分被撤销。因此，法院判定不能认定德国部分的专利侵权。

法院还驳回了对英国专利部分的侵权指控，因为尽管在这些诉讼中专利有效性并非争议焦点，但法院假定同样的论据以及关于无效的结论也适用。

泰勒说：“这是一项重要的裁决，有可能将UPC裁决的范围扩大到英国等未参加UPC的国家。这使得UPC成为对权利人极具吸引力的法院。事实上，这是该法院一系列倾向专利权人的裁决中的又一项。最近，UPC上诉法院在Fives诉REEL一案中推翻了汉堡地方分院此前判决，判定UPC有权在本国法院先前已裁定侵权的情况下确定损害赔偿评估。此类裁决使UPC成为一个具有吸引力的跨境执法法院，对涉及跨境专利纠纷的企业具有潜在的重要影响，甚至影响范围还会进一步扩大。”

“不过，这只是一个地方分院的一项裁决，如果这项裁决不被上诉至UPC上诉法院，由其就管辖权问题作出裁定，那将是令人吃惊的。不过，UPC上诉法院院长克劳斯．格拉宾斯基（Klaus Grabinski）此前曾暗示，他希望UPC能确认其长臂管辖权，因此这一裁决很可能维持原判。”

“如果英国专利的有效性存在争议，我们将拭目以待。此外，值得注意的是，杜塞尔多夫地方分院判定，CJEU在BSH诉Electrolux案中备受期待的裁决——该裁决将决定《布鲁塞尔修订条例》第24（4）条规定的专属管辖权是否适用于非欧盟国家的专利指定——对本案的结果并不具有决定性意义，但在涉及相同当事人的另一起争议中，曼海姆地方分院决定将等待CJEU作出裁决后再作出裁决。预计该案将于本月作出裁决。”

夏普补充说：“可以说，UPC的裁决可能会导致英国法院和UPC法院之间更多的程序性博弈，被告会考虑使用禁诉令来限制UPC的管辖权，就像我们最近在标准必要专利诉讼中看到的那种。这也可能迫使被告考虑在英国抢先或被动地对专利有效性提出质疑，以抵消UPC任何侵权裁定的效力。”（编译自www.pinsentmasons.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏