美国专利商标局（USPTO）9月17日公布了一项关于修改动议（MTA）实践的最终规则。该规则在很大程度上沿袭了2024年3月关于该主题的拟议规则制定通知（NPRM），将动议修正（MTA）试点计划的某些方面永久化，并围绕管理MTA的说服责任修订了规则。然而，最终规则考虑了就NPRM收到的六条公众意见后作出了几处修改和澄清。

《美国发明法案》（AIA）程序中的MTA试点计划可追溯到2019年3月，当时USPTO在《联邦公报》上发布了试点计划通知，宣布专利所有人将有机会向美国专利审查与上诉委员会（PTAB）寻求关于MTA的初步指导。该试点计划还为专利所有人提供了机会，使其能够在请求人提交反对原修改动议的书状后提交修改后的MTA。自试点计划启动以来，USPTO已两次延长了该计划的终止日期，该计划最后一次定于2024年9月16日结束。

去年5月，USPTO在《联邦公报》上发布了征求意见稿（RFC），征求公众对试点计划的意见，并表示正在考虑是否将该计划永久化。RFC还就PTAB是否有权在MTA程序中主动提出理由征求意见。

根据美国联邦巡回上诉法院2022年对Hunting Titan诉DynaEnergetics Europe案的裁决，PTAB没有责任在修改动议中主动提出专利性问题。然而，联邦巡回法院在该案中确认PTAB的决定时也表达了这样的关注，即限制PTAB在MTA实践中提出此类问题的能力有损于AIA重新审查早期机构决定的意图。

正如NPRM所预期的那样，现在的最终规则在规则生效后取消了PTAB对Hunting Titan案裁决的指定，该裁决曾被标记为先例，因为它“与拟议的PTAB自行提出理由的更广泛权力不符”。根据耐克公司诉阿迪达斯股份公司案，该规则扩大了“PTAB可以不受限制的考虑并记录在案的证据，现在包括该程序中记录在案的全部证据。”

至于对NPRM的意见，USPTO考虑到了提出的三项重要补充建议：1）明确允许延长最终书面决定和提交MTA相关摘要的时间；2）修改拟议规则，允许申请人提交附加答辩；3）明确专利所有人确定拟议替代权利要求的书面说明支持的方式。

延长时间

USPTO最终拒绝采纳关于延长期限的建议，指出这些规则并未修改现有的批准延长期限的程序，“首席专利行政法官如有正当理由，可批准延长最终书面决定的期限，但延长期限不得超过六个月”。

附加答复

有评论认为，由于拟议的规则对此未作规定，因此规则中应明确规定申请人的附加答辩，对此，USPTO确实同意应增加这一措辞。联邦注册公告（FRN）称：“最终规则规定，申请人可以提交附加答辩，但仅限于对专利所有人答辩状中的初步指导意见和/或论点做出回应。附加答辩不得附带新证据，但可以对随答辩提交的任何新证据发表评论，和/或指出答辩证人的交叉质证证词（如果与答辩状中的论点相关）。”

书面说明支持

一位评论者还对修改动议的内容可能存在的歧义提出了担忧，“即原始披露或早期提交的披露所需的支持是否必须在修改动议中列出，还是应作为权利要求清单的一部分列出。”最终规则澄清了这一点，指出“拟议的替代权利要求的书面说明支持必须在修改动议中列出，而不是在权利要求列表中列出”。

审查协助

在考虑了“对请求审查协助的有限情况表示关注”的意见后，USPTO还修订了拟议规则。NPRM建议，它将“支持PTAB有权考虑记录在案的全部情况，并在情况合理时以适当的方式请求审查援助。该规则还将实施当前的MTA试点计划实践，允许PTAB在某些情况下寻求审查援助，例如“当申请人完全停止参与AIA审判，而专利所有人在其中提交了MTA，PTAB仍行使其自由裁量权继续进行审判”。

一些评论者认为，规则中关于寻求协助的要求不应仅限于“没有申请人反对或所有申请人都不再反对修改动议的情况”，他们认为“审查员在识别现有技术方面的专业知识”值得扩大可请求协助的情况。因此，最终规则现在规定，没有异议意见将被视为足以使PTAB寻求审查协助的理由之一”，FRN如是说。这将包括PTAB“认为在异议中对现有技术提出的质疑有缺陷，需要寻找更多的现有技术”的情况。FRN继续说道：

“PTAB在必要时寻求审查协助的能力，包括对修改后的权利要求进行现有技术检索，维护了USPTO确保其在专利公布前充分评估权利要求可专利性的目标”。

PTAB自行提出理由的自由裁量权

最后，关于规则修改了对PTAB自行提出不可专利理由的自由裁量权，FRN表示不会执行“限制行使自行提出理由的自由裁量权，也不会保留只能依赖‘易于识别和有说服力的证据’的限制”的建议。反对该建议的原因之一是，拟议的限制“类似于联邦巡回法院在Hunting Titan案中批评的限制”。

最终规则将于9月18日在《联邦公报》上公布，并于2024年10月18日生效。

USPTO局长凯西．维达尔（Kathi Vidal）在一份声明中说：“自2019年启动修正动议试点计划以来，我们从专利所有人那里了解到，这是一种高效、有效的方式，可以获得对其修正权利要求的反馈，从而维护其专利权。将该计划永久化并修订负担分配规则，可确保USPTO颁发稳健可靠的专利，并加强PTAB授权后重审程序的可预测性和确定性。”（编译自ipwatchdog.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏