文章标题
本案探讨了商标功能理论在医疗器械行业中的应用,特别是陶瓷髋关节组件的粉红色是否可以作为商标受到保护。本案为法院如何评估功能性主张以及产品特征的专利和商标保护之间的交叉提供了重要指导。
案件背景
Ceramtec使用含有氧化铬(chromia)的氧化锆增韧氧化铝(“ZTA”)陶瓷材料生产人工髋关节组件。这种一氧化铬使该公司以“Biolox Delta”为名销售的产品呈现出独特的粉红色。在寻求商标保护之前,Ceramtec拥有涵盖其陶瓷成分的美国专利5830816号,该专利已于2013年1月到期。
2012年1月,Ceramtec申请了两个商标,要求保护陶瓷髋关节组件中使用的粉红色。这些商标于2013年4月在补充注册簿上注册,涵盖“髋关节球”和“髋臼壳或窝”。
医疗植入物市场的竞争对手Coorstek生产两种不同的ZTA陶瓷材料:CeraSurf-p含铬,呈粉红色;CeraSurf-w不含铬,呈白色。2014年3月3日,Coorstek在科罗拉多州地区提起诉讼,并向商标审判和上诉委员会(TTAB)提出撤销申请,认为粉红色是功能性颜色,因此不符合商标保护条件。
TTAB作出了有利于Coorstek的裁决,认定粉红色具有功能性,并撤销了Ceramtec的商标注册。TTAB作出判决的依据是Ceramtec已过期的专利及其技术出版物中的证据,这些证据表明铬为陶瓷元件带来了实质性的好处。Ceramtec就这一决定向联邦巡回上诉法院提起上诉,对TTAB的功能性认定及其对“不洁之手”抗辩的处理提出质疑。
问题
Ceramtec公司陶瓷髋关节组件的粉红色是否具有功能性并且因此不符合商标保护的条件。
判决
联邦巡回法院维持了TTAB撤销Ceramtec商标的判决,认定粉红色是功能性的,因此不符合商标保护条件。
理由
联邦巡回法院的分析以Morton-Norwich案例要素为中心,这些要素包括:(1)是否有实用专利披露了外观设计的功用优势;(2)外观设计的原创者是否在广告材料中吹嘘其功用优势;(3)竞争者是否可以获得功能等同的外观设计;(4)是否有事实表明该外观设计的制造方法相对简单或廉价。
将这些因素应用到Ceramtec案中:
法院认为,Ceramtec已过期的专利披露了在ZTA陶瓷中使用铬的情况,这有力地证明了粉红色是功能性的,因为它是由提供物质利益的特征产生的。
法院考虑了Ceramtec的广告材料和公共宣传,其中披露铬为ZTA陶瓷带来了实质性好处,进一步证明了其功能性。
关于竞争者的可获得性,法院认为没有证据表明替代设计也同样有效,因此在分析中这一因素是中性的。
法院认为,有关制造成本和方法的证据没有定论,因此将这一因素视为中性因素。
尤其重要的是Ceramtec已过期的专利与其商标权主张之间的关系。法院强调,先前受专利保护的特征如果是功能性的,以后就不能通过商标法加以保护,因为这实际上会无限期地延长专利保护。
法院还驳回了Ceramtec关于TTAB不当适用“不洁之手”原则的论点,认为TTAB适当考虑了从商标注册簿中删除功能商标注册的公共利益。
通过这一判决,联邦巡回法院强化了以下原则,即产品的功能性特征即使具有独特的外观,但当它们服务于产品使用或制造所必需的实用目的时,则不能作为商标受到保护。(编译自jdsupra.com)
翻译:吴娴 校对:王丹