美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近就苹果公司诉Gesture Technology Partners, LLC（以下简称Gesture）一案发表了意见，该案主要涉及《美国法典》第35编第103条规定的显而易见性、权利要求范围，以及专利诉讼中详细证据的重要性。该判决在很大程度上支持了苹果公司，为专利所有者及从业者在专利申请准备、审查和诉讼过程中明确可为与不可为的事项，提供了关键指引，其中包括：

专利权人应着重撰写内容详实的说明书，以支撑应对潜在的关于显而易见性质疑的论点，同时对可能不同于其通常含义的关键术语加以界定。在多方复审程序（Inter Partes Review，简称“IPR”）中，专家证言可用于详细阐述请愿书中先前提出的论点，只要该详细阐述仍在最初论点的范围内即可。

在诉讼中，专家证词应包括被控产品与权利要求之间的全面技术比较，并有证据支持。

作为背景，Gesture拥有关于图像捕捉技术的美国专利第8,878,949号（以下简称949号专利），该专利因未支付维持费而于2020年5月11日到期。

2021年6月，苹果公司就当时已过期的949号专利提交了IPR，声称该专利的每项权利要求都不具备专利性。949号专利的独立权利要求1概述了一种便携式设备，该设备包括一个电子光学传感器、一个数码相机和一个处理器，该处理器被配置为在检测到传感器视野范围内执行了图像捕捉指令手势时，控制相机存储图像。949号专利的从属权利要求4描述了“其中电子光学传感器相对于数码相机是固定的”。专利审判和上诉委员会（PTAB）的结论是，权利要求1-3和5-7因显而易见而无法获得专利，但维持了权利要求4的有效性。苹果公司对PTAB的裁决提出上诉，认为权利要求4也不具备专利性，而Gesture公司则提出交叉上诉，认为PTAB对IPR以及权利要求1-3和5-7的专利性缺乏管辖权。

CAFC很快驳回了Gesture的论点，即PTAB在IPR程序中对过期专利缺乏管辖权。然后，它维持了PTAB关于权利要求1-3和5-7不具有专利性的决定，指出Gesture公司专家的结论性断言不足以反驳苹果公司的论点。CAFC同意苹果公司专家的证词，该证词解释了本领域普通技术人员如何理解将现有技术中的各个实施例结合起来以使949号专利的权利要求显而易见。

关于权利要求4，CAFC重新考虑了PTAB忽视苹果公司专家就“固定”这一限定条件所提供证词的决定。Gesture辩称，苹果公司专家的证词并未提及与权利要求4主题相关的任何分析。然而，CAFC得出结论，“苹果公司专家的证词与苹果公司在IPR请求中提出的论点联系紧密，足以让PTAB予以考虑，因为‘一方当事人并非’被禁止对先前提出的问题进一步阐述其论点”，因此PTAB本不应忽视该证词。

CAFC认为不应忽视苹果公司专家的证词，因此不同意PTAB关于权利要求4有效的裁定。据CAFC称，949号专利的说明书没有提供“固定”一词的任何定义，因此，PTAB应根据说明书考虑其含义。CAFC强调，苹果公司的专家作证称“本领域普通技术人员会理解……相关组件必须具有并保持重叠的视野范围”，而“固定组件可保持重叠视场”。CAFC推翻了PTAB的结论，认为权利要求4也是不可专利的。（编译自jdsupra.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏