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首次处理外国知识产权控股公司在美国是否受属人管辖的问题时,美国第十一巡回上诉法院推翻了地区法院的驳回判决,认定该控股公司已在美国寻求并获得60多项商标注册,与美国的联系足以支持属人管辖权的行使。
Polygroup Macau公司是一家在英属维尔京群岛注册并设立总部的知识产权控股公司。Jekyll Island是佐治亚州的一家实体,运营Summer Waves水上乐园并拥有“SUMMER WAVES”文字的联邦注册商标。2021年,Jekyll Island发现Polygroup Macau注册了几乎相同的SUMMER WAVES商标。在Polygroup Macau提出收购Jekyll Island域名summerwaves.com后,Jekyll Island起诉Polygroup Macau商标侵权并要求撤销其商标。地区法院以缺乏属人管辖权为由驳回案件,认定“Polygroup Macau在美国的活动与Jekyll Island商标主张之间的‘因果关系’过于‘牵强’,不足以支持属人管辖”。Jekyll Island提起上诉。
第十一巡回上诉法院审查了根据《联邦民事诉讼规则》(简称《规则》)第4(k)(2)条(即国家长臂管辖法规)确立属人管辖权是否适当。《规则》第4(k)(2)条允许法院对与美国整体有充分联系(但与单一州联系不足)的外国被告行使属人管辖。根据《规则》第4(k)(2)条确立属人管辖,原告必须证明以下几点:
1.诉讼主张基于联邦法律;
2.被告不受任何州普通管辖法院管辖;
3.行使管辖权符合美国宪法和法律。
双方同意前两项要件已满足,争议焦点仅在于行使管辖权是否符合正当程序。
第十一巡回上诉法院指出,在专利领域,联邦上诉巡回法院认定“向美国机构寻求并获得财产权益”的外国被告系“有意利用美国法律保护”。该法院认为商标注册比专利权更为有力,因为“商标注册人必须证明其已在美国商业中使用该标识和区分商品,或有意近期使用”。Polygroup Macau拥有60多项注册商标,并允许其他公司及客户使用这些商标,这足以证明其主动寻求美国法律赋予的利益。
此外,尽管Polygroup Macau未许可其商标权,但允许关联公司使用SUMMER WAVES商标标识产品。带有Polygroup Macau注册商标的产品通过数十家零售商在美国销售。虽无正式书面协议,第十一巡回上诉法院认定Polygroup Macau对商标行使了某种程度的控制权。由于商标权本身源于该标识在国内商业中的使用,法院认为Polygroup Macau“理应知晓关联公司会在美国商业中使用这些商标”。综上,Polygroup Macau的行为表明其试图开发美国市场,因此支持属人管辖权的认定。
最终,第十一巡回上诉法院判定允许关联实体使用商标的行为与商标侵权诉讼具有充分关联,并认为要求Polygroup Macau在佐治亚州法院应诉并无不当。(编译自www.jdsupra.com)
翻译:吴娴 校对:王丹