近日，美国联邦巡回上诉法院撤销了针对苹果（Apple）的侵权判决及损害赔偿判决，该案涉及Optis Cellular Technology, LLC（以下简称Optis）在德克萨斯东区法院提起的、与长期演进（LTE）技术相关的标准必要专利（SEP）诉讼。在Optis诉苹果案（案件号22-1925）中，联邦巡回上诉法院合议庭认定，陪审团裁决书中涵盖多项专利的单一侵权问题违背了苹果获得陪审团一致裁定的权利，因此将案件发回重审。‌此外，合议庭还处理了审判程序中的若干专利适格性问题及程序性错误。由此，苹果获得二次机会以规避赔偿责任。

背景

Optis在德克萨斯东区法院起诉苹果，指控其实施LTE标准的各类产品侵犯了Optis的5项SEP。陪审团最初裁定苹果侵犯了涉案专利的某些权利要求，判赔约5.062亿美元。‌苹果请求重新审理，主张陪审团未能听取关于Optis按公平、合理和无歧视（FRAND）条款许可涉案SEP义务的证据。该地区法院批准就损害赔偿进行重审，最终Optis获赔金额降至3亿美元。判决后的动议被驳回后，苹果随即向联邦巡回上诉法院提起上诉。

上诉

但上诉的核心问题概述如下：

•裁决书中涉及所有被主张的SEP的单一侵权问题是否侵犯了苹果公司要求陪审团一致同意的权利；

•美国专利第8,019,332号（ʼ332专利）权利要求6-7是否因《美国法典》第35编第101条而缺乏专利适格性；

•地区法院对美国专利第8,102,833号（ʼ833专利）权利要求8的解释是否存在错误；

•地区法院认定第8,411,557号美国专利（'557专利）的权利要求1根据《美国法典》第35编第112条并非不确定，是否错误。

‌•地区法院采纳某些与损害赔偿相关的证据是否存在错误。

‌关于裁决书，合议庭认定裁决书上的单一侵权问题涵盖了所有5项被主张的SEP，违背了苹果获得一致裁定的权利。尽管Optis辩称5.062亿美元赔偿额“精确对应其损害赔偿专家针对5项专利提出的赔偿金额总和”，因而可推定陪审团一致认定所有权利要求都存在侵权，但合议庭指出每项SEP构成独立诉因，需要对每项专利分别提出侵权问题，以确保一致裁决。

关于专利适格性，合议庭推翻了地区法院关于ʼ332专利权利要求6-7不涉及美国法典第35编第101条下抽象概念的认定。具体而言，合议庭认定这些权利要求指向数学公式（一种抽象概念），并将案件发回以依据Alice/Mayo框架进一步分析。合议庭还推翻了地区法院关于ʼ557专利权利要求1中“筛选单元（selecting unit）”不适用美国法典第35编第112条第6款的认定。在此方面，合议庭认定“单元”一词未充分体现结构特征，且与其他被判定为类似于“手段（means）”的“非实施用语”（nonce terms）类似，因此需适用第112条第6款。由于该术语被认定需适用第112条第6款，案件发回后，地区法院需进行手段加功能分析第二步，即判断说明书是否披露充分对应结构。然而，联邦巡回上诉法院维持了地区法院对ʼ833专利权利要求8的解释，驳回了苹果关于权利要求从矩阵的最后一行开始映射的论点。

最终，联邦巡回上诉法院认定地区法院滥用裁量权，采纳了苹果与高通的和解协议（未涉及本案任何SEP）及相关专家证言。在地区法院进行损害赔偿重审之前，苹果曾辩称该和解协议与本案无关，应予以排除，但未获成功，“因为任何所谓的相关性都被混淆的巨大风险和对苹果公司的不公平损害所抵消”。虽然合议庭并不认为和解协议与本案无关，但合议庭认为，和解协议的证明价值远远大于对苹果造成不公平损害的风险。

启示

本判决强调了在涉及多项专利的专利案件中确保陪审团意见一致的重要性。尽管适用于多项涉案专利或权利要求的概括性裁决问题可能对专利权人具有吸引力，且至少在本案中获得了地区法院法官的批准，但此类裁决形式将在上诉中引发问题。该判决还强调了对专利资格的持续审查，以及在确定合理使用费时和解协议的可接受性。（编译自www.jdsupra.com）

翻译：吴娴　校对：王丹