巴西《工业产权法》（第9.279/96号法律,“BIPL”）第124条第VII款规定，禁止注册“仅用作广告手段的标志或表达方式”。因为对该法律规定的解释过于僵化，例如，有时忽视了商标中除被视为广告标语之外的其他元素，有时假定商标申请将来将仅被用作广告标志使用，巴西专利商标局（BRPTO）一直受到各种批评。然而，一个重大转变即将到来：该机构最近宣布修改其对第124条第VII款的解释，这为其分析包含广告元素的商标的可注册性提供了新的指南。

客观地说，将于11月27日在BRPTO的《商标手册》中实施的拟议新解释是，商标申请只有在具有广告功能且不具有显著性功能的情况下才会被驳回。在这种情况下，根据《巴黎公约》第6条第5款B（2）项的规定，如果标志中包含的广告元素已成为日常用语或忠实和持续的贸易惯例中的习惯用语，那么该标志将无法发挥显著性功能。换句话说，如果它被认为是原创的，因此不属于公有领域，那么即使它起到广告的作用，也有资格被注册为商标。

根据BPTO《商标手册》的新拟议措辞，标志在以下情况下具有广告功能：（1）推荐标记的产品或服务；（2）披露标记产品或服务的品质；（3）传达公司的使命、价值观、理念或概念；（4）旨在说服对话者，以促使其采取行动；或（5）突出标记的产品或服务与竞争对手产品或服务的关系。标志的可注册性将取决于它是否能够被视为不仅仅是一种广告表达方式，它还要具有足够的显著性，可以根据对商标所有要素形成的整体印象来识别服务或产品。如果广告表达方式在细分市场中已被普遍使用，或完全是描述性、比较性、促销性或赞美性的，或缺乏显著性时，那么标志的这种显著功能将无法被感知。因此，第124条第VII款中规定的禁令将不再适用于能够同时行使显著性功能和广告功能的标志，例如由显著元素和广告元素组合而成的标志，其形式是独立的，或者是将行使这两种功能的元素整合在一起的标志。

这项新规定对商标所有人来说是一个重要的里程碑，符合国际惯例，也符合巴西高等法院最近确立的理解，该法院裁定支持注册因商标构成中包含广告元素而被BRPTO驳回的商标。BRPTO的新解释与对商标法更广泛、更灵活的理解相一致，这种理解认识到了当今市场中品牌和广告不断发展的性质。对于品牌所有者来说，这意味着口号、标语和其他促销表达方式现在可以成为其商标必要的一部分，为更具创意和吸引力的品牌战略提供机会，前提是这些标志能够将他们的产品或服务与竞争对手的产品或服务区分开来。

然而，尽管新的指南前景广阔，但只有实际的市场使用才能揭示特定的表达方式是真正可以作为商标还是仅仅作为口号使用。随着时间的推移，随着商标在商业中的使用，它的作用可能会发生变化，对显著性的初步评估可能会受到质疑。在这种情况下，商标不使用的撤销诉讼可以作为一种机制，重新评估商标是否保留了其显著性功能，还是主要用作广告标语，而没有真正确定商品或服务的来源。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：吴娴