慕尼黑高等地方法院就标准必要专利（SEP）许可谈判的公平、合理和非歧视性（FRAND）程序，以及实施者在拒绝SEP持有者的许可要约后提供担保的义务作出了一项裁决（案件号：6 U 3824/22 Kart，裁决日期：2025年3月20日，案件双方：HMD Global公司和VoiceAge公司）。

本案中，慕尼黑高等地区法院试图填补欧洲法院（CJEU）在‌华为诉中兴‌案中遗留的空白，即当实施者拒绝SEP持有者的许可要约且SEP持有者也拒绝实施者的反要约时，由于双方未能达成许可协议，因此实施者应为专利使用费提供适当担保的义务。

该慕尼黑法院认为，本案实施者HMD Global公司基于其较低的反要约金额提供的担保不充分。法院解释称，SEP持有者（本案为VoiceAge公司）的最终要约（即其主张的专利使用费金额）应作为计算实施者需提供担保金额的依据。这是因为，如果法院认定SEP持有者的要约符合FRAND原则，愿意获得许可的实施者必须接受该要约，且担保金额应覆盖该要约规定的使用费。法院强调，实施者只有在拒绝SEP持有者要约后提出反要约并提供足够的担保，才能证明其是自愿的被许可人。

然而，慕尼黑法院未明确解决若SEP持有者的最终要约明显不符合FRAND原则时是否仍需提供担保的问题，仅指出可能存在“特殊情形”导致SEP持有者的最终要约对担保并无决定性影响，但未进一步界定这些情形。

CJEU关于FRAND谈判的指南并非一套僵化的规则‌

该慕尼黑法院还针对欧盟委员会的‌法庭之友陈述‌采取了批判性立场，并认为欧洲法院在‌华为诉中兴‌案中设定的FRAND指南不应被视为一套僵化的规则，而应视为一种“动态的谈判概念”。法院在评估FRAND抗辩时，无需严格按照欧洲法院指南的每一步骤依次审查，这些步骤包括：

· SEP持有者必须向实施者发出侵权通知；

· 实施者必须声明其是愿意成为被许可方；

· SEP持有者必须提出符合FRAND原则的要约；

· 若该要约不符合FRAND原则，实施者可拒绝但需提出反要约；

· 若SEP持有者拒绝实施者的反要约，实施者需为专利使用费提供适当担保。

欧盟委员会主张，法院必须在进入下一步骤前逐一审查每一步骤。例如，一旦法院认定实施者是愿意接受许可的一方，法院必须忽略实施者后续可能不符合FRAND原则的行为，且不得损害实施者接受许可的既定意愿。随后，法院需评估SEP持有者的要约是否符合FRAND原则。

然而，根据该慕尼黑法院的观点[这一观点也得到了‌统一专利法院（慕尼黑地方法院，2024年12月18日裁决，案件号：ACT_459771/2023，UPC_CFI_9/2023）‌的认同]，法院可以考虑当事人在FRAND谈判期间的全部行为，包括后续行为。因此，如果一方通过后续行为弥补了其早期谈判中的形式疏漏（例如未发送侵权通知或未声明愿意获得许可），且双方继续以达成许可协议为目标进行谈判，则其中一方不得以另一方的此类形式疏漏为倚仗。另一方面，实施者后续不符合FRAND原则的行为可能削弱其接受许可的既定意愿。

若实施者在拒绝要约后未遵守其FRAND义务，则无需审查SEP持有者的最终要约。

该慕尼黑法院认为在评估实施者拒绝要约后的行为时，无需预先审查SEP持有者的最终要约是否符合FRAND原则。

慕尼黑法院解释称，一般而言，SEP持有者的最终要约是否符合FRAND原则并非决定FRAND抗辩能否成功的关键因素，因为即使SEP持有者的要约不符合FRAND，实施者也不能单方面退出谈判。相反，为遵守CJEU规定的谈判义务，实施者必须采取进一步行动，例如提出反要约并提供适当担保，才能针对SEP持有者的禁令主张维持FRAND抗辩。换言之，若实施者未能履行其FRAND义务，无论如何都将丧失FRAND抗辩权。因此，法院仅需在实施者已履行CJEU规定的FRAND义务时，才需要对SEP持有者的最终要约是否符合FRAND原则进行耗时审查。

实务指引

该慕尼黑法院的此项裁决强化了SEP持有者的优势地位。即使相关许可费可能略微超出FRAND标准数额，实施者也应考虑按照SEP持有者最终要约的金额提供许可费担保。否则，实施者可能被认定为非自愿被许可人，从而丧失FRAND抗辩权。

值得注意的是，该慕尼黑法院明确允许向德国联邦最高法院提起上诉。这在德国判例法中较为罕见，表明法院意识到该裁决涉及FRAND法则的核心问题，仍需德国联邦最高法院作出最终澄清。目前上诉已被受理（案件编号：KZR 10/25）。（编译自www.jdsupra.com）

翻译：吴娴　校对：王丹