背景

O.S GmbH（原告）是一家总部位于德国慕尼黑的跨国照明产品生产商。在越南，其拥有一系列OSRAM商标，涵盖电灯、灯具及零部件，发光二极管灯具组件等照明仪器。

原告发现2个国家代码顶级域名（osram.com.vn和osram.vn）于2014年被越南的某自然人（被告）进行了注册和使用。系争网站用于宣传和销售原告带有“OSRAM”商标的产品。

为了提起侵权诉讼，原告请求越南知识产权局（VIPRI）出具商标侵权评估报告。同时，原告还请求法庭事务官办公室（Bailiff Office）将侵权证据归档。

2019年初，原告向越南河内的法院提起诉讼，请求河内人民法院（1）撤销系争域名；（2）责令被告赔偿原告5亿越南盾的损失（财产损失、收入和利润下滑、商业机会丢失）；（3）责令被告向原告支付2亿越南盾的律师费；以及（4）责令被告在地方报刊上登载公开道歉声明。

法院的裁决：

2019年7月24日，法院基于案件事实作出如下裁定（案件号为29/2019/DSST）：

－撤销osram.com.vn和osram.vn域名，域名注册优先权归原告所有；

－被告应向原告支付2.04亿越南盾，主要为律师费；

－被告应在当地报刊上发表公开道歉声明。

就法庭费用而言，被告支付1019.8万越南盾。显然，法院拒绝了原告5亿越南盾实质损害赔偿的请求。

此案值得注意的事项：

1．在越南，出于投机目的注册和维护.vn域名成为越来越普遍的现象，主要包含如下几种形式：

－越南人或外国人或组织注册包含或模仿外国企业商标的域名；

－越南或外国企业在其与商标所有人的许可或商业关系到期后仍继续持有相关域名；

－注册人让域名指向带有诋毁性质的网站；

－注册人注册包含或模仿外国公司知名商标的域名，但通过另一个域名指向自己的网站，此举主要是为了提升其在谷歌搜索结果中的排名。

注册人的上述行为都是出于恶意，旨在利用外国方商标的声誉，向商标所有人敲诈钱财，或让商标所有人的竞争者获益。域名的分配规则是先到先得，因此要提高对抢注行为的重视程度。

2．原则上，商标所有人可选择如下方式解决与商标有关的域名纠纷（如抢注）：

－与注册方协商或和解；

－仲裁；

－通过行政途径打击注册方注册和使用系争域名开展不公平竞争的行为；

－向越南有关法院提起民事诉讼。

3．尽管存在4种应对抢注案件的方式，但在实践中常用的只有2种：民事诉讼以及向越南科技部调查处提起行政程序。在行政程序中，两个部级机构（负责.vn纠纷的科技部以及负责.vn域名管理的信息通信部）均会参与其中。不幸的是，由于这两大机构缺乏适当的合作机制，2016年之前的行政程序收效甚微。直到两大机构联合发布《第14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN号公告》，.vn域名纠纷的行政程序才初见成效。但是，如果注册域名的自然人地址不清楚，行政执法机构也不能找到域名注册人。在这种情况下可通过民事诉讼解决域名纠纷，而法院有权在被告缺席的情况下启动诉讼程序。

4．赢得商标域名纠纷的先决条件是，遭到侵权的商标不仅在越南获得注册，而且在越南已被广泛投入到商业使用中。

根据《知识产权法》第130（d）条的规定，域名抢注构成不公平竞争行为，受害方可向越南的法院提起诉讼。商标所有人向抢注者提起诉讼时应考虑如下证据：

a．知识产权持有人已对商标进行广泛而持续的使用，越南消费者知晓带有该商标的产品或服务的声誉。实质性的证据包括广告、营销、展示或展览、销售额、已售产品数量等信息。

b．被告方已使用相关域名推广产品，要约销售或销售相同、相似或相关的产品或服务，导致商标持有人的声誉或实质利益受损。

另外，尽管商标持有人已发出通知并提出以合理的条件来商讨许可使用事宜，但被告方仍不接受并继续在域名中使用具有误导性的商标。

c．被告方注册了包含与已在越南知名且广泛使用的商标相同或相似的文字的域名，但未在注册后的1年内进行使用。如果商标持有人已通知被告方并提出协商要求，则有理由推断注册人是为了通过转售域名盈利或阻止商标所有人注册域名。

5．域名转让或撤销的核心条件之一是域名用于发布违反知识产权法的信息。在域名未激活的情况下，“消极持有”（passive holding）不能被视为出于恶意，因此可能导致败诉。权利人应密切关注未启动的域名，一旦域名启用，便要采取行动。

6．在民事诉讼中主张损害赔偿。在上述案件中，原告请求法院责令被告支付5亿越南盾的损害赔偿。但是，法院并未接受这一请求，而是要求被告向原告支付律师费。实践证明，知识产权持有人很难在越南主张损害赔偿。为了获得损害赔偿，原告必须向法院提供能够证明侵权人对其造成直接实际损失的证据。此类证据包括财产损失、收入和利润下滑、商业机会丢失以及阻止和补救损害的合理支出。损害赔偿证据必须清晰、合法，能展示侵权与损害的直接因果关系。在实践中，知识产权持有人绝大多数要求获得损害赔偿的主张都会被驳回，原因是法院并不认为其主张的赔偿是其蒙受的实际损失。因此，越南的法院判付给知识产权持有人的赔偿数额都不是很大。

7．民事诉讼中的律师费。根据《知识产权法》第205.3条的规定，除了损害赔偿，知识产权持有人有权请求法院责令实施侵权行为的组织或个人向其支付合理的律师费。

8．法庭事务官的证明文件。就网络知识产权侵权而言，法庭事务官出具的证明文件至关重要，因为法院认可此类侵权证据。法庭事务官的证明文件可用于支持一方的主张，证明交易行为合法，或证明法律关系。总之，此类文件就是事实证据。（编译自www.ip-coster.com）

翻译：罗先群　校对：刘鹏