不久前，加拿大联邦法院对个人Yves Choueifaty诉加拿大司法部长案（简称“Choueifaty案”）的判决中，否定了专利局长解释专利权利要求时使用的“问题解决”的方法。法院再次强调，在解释专利权利要求时必须考虑各个方面进行有目的的解释，包括对专利主题资格的评估。

2020年11月3日，加拿大知识产权局（CIPO）根据Choueifaty案裁决发布了标题为《专利法规定的可专利性主题》（Patentable Subject-Matter under the Patent Act）的新指南，以解释CIPO打算如何应用Choueifaty案的结果。

在确定涉及计算机实施的发明、医学诊断方法和医学用途的主题的可专利性时，CIPO的新指南将取代《专利局实践手册》（MOPOP）中的现行指南。特别是，MOPOP第12、17、18、22和23章中涉及权利要求的分配、技术问题的技术解决方案以及确定基本要素的问题和解决方法的部分将不再适用。

确定可专利性主题的方法

CIPO的指导文件提供了一种经过实质性修订的方法，用于确定一项权利要求是否为可专利性主题：

1、有目的地解释权利要求，以确定权利要求的基本要素和非必要因素。除非通过其他方式确定或与权利要求中使用的语言相反，否则权利要求中所列的所有要素均被假定为必要因素。

2、确定权利要求中的“实际发明”。

3、权利要求必须限于或小于“实际发明”，这些“实际发明”必须客观存在或表现出明显的实际效果或变化，并且与说明书或生产性技术（即涉及应用科学和工业科学的那些技术）相关。

步骤2中的权利要求的“实际发明”不一定要与步骤1中明确解释的权利要求相同。只有权利要求中提供问题解决方案的元素才是“实际发明”的一部分。

计算机实施发明

根据CIPO的指导文件，如果计算机是基本要素，那么权利要求不一定是可专利性的主题。要成为可专利性的主题，计算机必须与要求保护的发明的其他元素配合使用，并且“必须客观存在或表现出明显的实际效果或变化，并且与说明书或生产性技术相关”。

在使用了运行算法的计算机的权利要求中，如果该算法改进了计算机的功能，则该计算机将被视为解决与说明书或生产性技术有关的问题的“实际发明”的一部分。以众所周知的方式处理算法并且不能解决计算机功能问题的计算机将无法被视为可授予专利的主题。此外，商业方法不会仅仅因为通过计算机来实施而成为可专利性的主题。

医学诊断方法

在将抽象概念作为要素的医学诊断方法的权利要求中，如果该抽象概念与权利要求的其他要素共同构成客观存在或表现出明显的实际效果或变化的单一实际发明，则该专利的主题可能构成可专利性的主题。根据CIPO的指导文件，可专利性的主题的例子之一是关于诊断方法的权利要求，该权利要求中的要素相互配合，并包括用于测试分析物的存在或数量的物理手段。

医疗用途

如果实际发明具有物理存在或表现出明显的效果或变化，则具有医疗用途的权利要求将是可专利的主题，但前提是实际发明不包括限制、阻止或干扰医务专业人员运用医学专业人士的专业技能和判断力的医学治疗步骤或外科手术步骤。

CIPO的指导文件为每种类型的权利要求分析的可专利性主题提供了示例。

要点

CIPO的新指南的实际影响仍有待观察。一般来说，CIPO对基本要素的准确识别可能会增加专利被批准的可能性。但是，明确问题解决的方法和引入“实际发明”的概念可能会减少Choueifaty案对计算机实施发明的影响。随着CIPO开始在上述3个重要的专利主题类别中应用该指南，Choueifaty案裁决和CIPO的后续指南将提供该裁决所代表的更高的可预测性、清晰度和公平性。（编译自www.lexology.com）

翻译：王丹　校对：罗先群