2024年10月24日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）作出了一项先例判决，撤销了地区法院对联想“禁诉令（Antisuit Injunction）”请求的驳回决定。爱立信一直在执行巴西和哥伦比亚法院就5G标准必要专利对联想发布的初步禁令。而联想则试图通过在美国法院对爱立信提起反诉，以使初步禁令无效。

地方法院根据微软案的决定性要求驳回禁诉令

爱立信在巴西和哥伦比亚起诉联想，并获得了针对联想的在这些国家生效的5G SEP的禁令。2023年12月，联想针对爱立信在北卡罗莱纳东区联邦地区法院的诉讼提出反诉，指控爱立信未能真诚地就SEP许可进行谈判，从而未能履行其公平、合理和非歧视（FRAND）义务。

在提出反诉两周后，联想提出了针对爱立信的禁诉令请求。地区法院运用第九巡回法院2012年在微软诉摩托罗拉案判决中的“三部分”分析框架，判定联想在美国的侵权诉讼对南美的诉讼不具决定性，因此不符合微软案测试的第一项门槛要求。

根据双方在地区法院诉讼程序中都同意的微软案框架，法院首先要看国内外案件中的当事人和问题是否相同，以及国内诉讼是否对要禁止的国外诉讼具有决定性作用。在这一门槛要求之后，法院会评估外国诉讼是否会：阻碍发布禁诉令的法院政策；存在无理取闹或具有压迫性；威胁到签发法院的对物或准对物管辖权；或损害其他衡平考虑因素。

联邦巡回法院在推理过程中首先回顾了微软案的事实，该案与本上诉案一样，都涉及受FRAND承诺约束的SEP。在微软案中，微软指控摩托罗拉违反了其SEP许可承诺，并请求阻止摩托罗拉执行德国SEP侵权诉讼所产生的禁令救济。地区法院向微软发出禁诉令后，第九巡回法院维持原判，认为地区法院对摩托罗拉许可义务所产生的合同问题裁定将决定德国禁令是否属于摩托罗拉对合理许可条款的承诺范围。

SEP持有人在申请禁令前必须遵守行为标准

联邦巡回法院指出，微软的任何行为都没有要求美国诉讼必须获得专利许可才能对外国禁令具有决定性作用。联邦巡回法院指出，摩托罗拉在微软案之后仍然可以自由地在国外提起诉讼，而不包括禁令救济，联邦巡回法院驳回了爱立信的论点，即整个国外诉讼必须由美国法院的裁决来解决，才能颁发禁诉令。

联邦巡回法院进一步认定，本案符合微软案的决定性要求。地区法院对爱立信是否遵守其FRAND义务的裁决将决定爱立信是否能够根据这些义务寻求禁令救济。尽管地区法院并未触及合同解释问题，但联邦巡回法院认为解决该问题是恰当的，因为该问题已在上诉中进行了陈述，而且解决该问题有助于司法经济原则。

如果FRAND承诺有任何实质意义，那么它就必须意味着，作出这种承诺的SEP持有人不能在没有首先遵守某种行为标准的情况下就对其他标准实施者提起禁令诉讼。

爱立信辩称，巴西或哥伦比亚法院应对欧洲电信标准协会（ETSI）5G标准下的FRAND义务的解释问题作出裁决，但联邦巡回法院认为，这更适合根据微软案测试的第二或第三部分来考虑。尽管南美诉讼中的专利权独立于美国案件中主张的专利权，但联邦巡回法院指出，此次上诉涉及的是合同问题，而非专利权问题。

联邦巡回法院在脚注中指出，这一判决不应被理解为爱立信没有善意谈判的结果，也不能排除联想的替代理论。联邦巡回法院将此案发回地区法院重审，以评估微软案测试的其余部分，同时拒绝了联想和爱立信关于在上诉中裁定禁诉令的请求。（编译自ipwatchdog.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏