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自美国专利审判与上诉委员会(PTAB)成立以来,《美国发明法案》(AIA)程序中的专利无效率,特别是双方复审程序(IPR),一直都非常高。目前,在IPR中达成最终书面决定中平均有78%的专利主张被认定无效。也许更令人吃惊的是,在作出最终书面决定时,所有受质疑的主张中有70%都被认定无效。
利用从PTAB统计页面获得的数据,重点讨论“申诉主张总无效率”,即所有被质疑的主张都被认定无效,从而使专利被有效地扼杀。(为方便起见,我们在提到“无效”时会理解为PTAB将权利主张判定为“不可专利”)。
美国专利商标局(USPTO)在提供统计数据时强调,如果考虑到受理率(目前约为68%),总无效率会更低。尽管如此,大多数申诉请求都会被受理,而且许多专利在一段时间内会被多次申请,因此它们最终会被纳入完整的AIA程序。本文将重点介绍IPR程序和最终书面决定发布后的情况。
2019年至2024年期间,PTAB的权利主张总无效率从55%大幅上升至70%。
在最初几年,PTAB认定所有受质疑主张无效的比例极高。对于早期的高无效率,传统的解释是,PTAB正在“剔除”那些本来就不应该颁发的无效专利。大多数人认为,随着时间的推移,权利主张的总无效率会逐渐下降,并接近某种平衡。
但事实并非如此。申诉主张的总无效率一直居高不下,目前为70%。该比率不仅居高不下,而且在过去五年中从55%大幅上升至70%。
这些数字是根据PTAB最终书面决定的结果计算得出的。如前所述,“所有申诉主张的无效率”是指所有被质疑的诉求都被认定无效的最终书面裁决的百分比。
这些数字提出了两个值得关注的问题。首先,所有被质疑的主张被认定无效的比例高达70%。这是一个极高的数字。即使是2019年55%的下限也是一个非常高的专利撤销率。这意味着,在PTAB评估的每两项专利中,就有超过一项的所有权利要求被认定无效。为什么绝大多数被选中申诉的专利都是无效的呢?
第二个值得关注的问题是,在过去五年中,权利主张总无效率一直在稳步上升,从55%上升到70%。
按每个权利主张计算,2019年至2024年的无效率从70%上升至78%。
因此,当PTAB作出最终书面决定时,近80%的所质疑主张被认定无效。如果将放弃的申诉主张计算在内,2024年超过80%的受质疑主张被认定无效。
PTAB高达70%的权利主张无效率存在问题
权利主张的总无效率为何如此之高?大多数IPR都涉及正在申诉的专利,专利所有人、律师事务所和/或第三方申诉出资人在对这些专利进行主张之前都会对其进行尽职调查。这种尽职调查通常包括对侵权案件的评估,最重要的是对专利有效性的评估。
有鉴于此,被选中进行主张的专利子集怎么会出现所有被质疑的权利主张中70%都被视为无效呢?
大多数人都认为,在过去的5到10年里,专利申请的审查质量有所提高。仅Alice判例就大大减少了审查团队颁发的“商业方法”专利的数量。大多数人都会同意,在2017年到2024年这段期间,安德烈.伊安库(Andrei Iancu)局长和卡蒂.维达尔(Kathi Vidal)局长采取了更多的程序和指导,以提高审查质量。USPTO报告称,根据专利质量保证办公室(OPQA)的统计抽样计划,近年来专利审查质量一直很高。没有证据表明,USPTO的审查质量下降会导致PTAB的全案无效率从55%稳步上升到70%。
由于PTAB每年都会收到成千上万份申诉请求,因此人们会认为主张的总无效率每年都会相对稳定,并围绕平均值存在一定的统计差异,但事实并非如此。自2019年以来,全部主张无效率从55%上升到70%。过高的全案无效率反映出美国专利制度已经失去平衡。
归根结底,我们面临着这样一个基本事实:一方面,我们有USPTO审查团队审查申请并颁发专利。而另一方面,USPTO的另一个机构在审查专利时,所有受质疑的专利权利中有70%以上是无效的。从系统的角度看,似乎有些不对劲。
受理率一直在上升
诚然,由于并非所有主张都能得到受理,70%的全部申请无效率得到了缓解。然而,与无效率一样,受理率也在稳步上升。
近年来,受理率从56%上升到68%。
2024年,按每件申诉请求计算,PTAB程序的启动率为68%。
按每项专利计算,受理率从2020年的64%上升到2024年的74%。
与主张总无效率一样,机构受理率近年来也呈现出稳步上升的趋势。
现实情况是,许多被主张的专利会受到多次请求的质疑。如果每次请求的无效宣告率为68%,那么在大多数情况下,如果一项专利在一段时间内受到多次请求的挑战,就会出现无效宣告。在这种情况下,专利所有人确实无法获得“静态的所有权凭证”。在这种情况下,即使存在公然的侵权行为,专利所有人也很难实施其专利。
专利诉讼数量和PTAB请求数量一直在下降
据广泛报道,自2015年以来,专利诉讼数量下降了近50%。例如,Lex Machina的数据显示,地区法院专利案件数量从2015年的5767件下降到2023年的3113件,降幅达46%。
在同一时期,PTAB的申诉请求数量也在稳步下降:
专利诉讼数量的减少与请求数量的减少之间的关系引出了一些先有鸡还是先有蛋的问题。
首先,为什么自2015年以来专利诉讼数量减少了近50%?
当然,2014年以“抽象概念”原则为专利申请资格基础的Alice判决对专利案件数量产生了抑制作用。
但专利诉讼数量的减少更可能是由于PTAB的高无效率造成的。当专利所有人知道他们的专利极有可能在PTAB会被宣告无效时,他们就不太可能主张自己的专利。在PTAB的无效率如此之高的情况下,在专利案件中拥有或有利益的律师事务所和第三方融资实体不太可能支持这些专利诉讼。
另一个假设是,专利案件数量与PTAB的请求数量之间实际上存在一个反馈循环:随着专利案件数量的减少,人们预计PTAB申诉请求数量也会随之减少。事实上,情况正是如此。
另一个问题是,从系统的角度来看,PTAB的高无效率是否具有可持续性。PTAB的高无效率降低了其专利案件的数量,这反过来又进一步减少了申诉的数量。如果PTAB的全案无效率保持在70%,甚至更高,那么我们可以预期请求数量将继续下降。在某些时候,请求量会不会使PTAB的工作负荷过低?这只是在考虑PTAB的全部申诉主张的高无效率随着时间推移可能产生的影响时出现的众多问题之一。
结束语
当《美国专利法》获得通过时,很少有人预见到PTAB最终会使专利中60—70%受到质疑的主张无效。(编译自ipwatchdog.com)
翻译:吴娴 校对:刘鹏