依据《美国法典》第35编第314（a）条和324（a）条，美国专利商标局（USPTO）专利审查与上诉委员会（PTAB）在审查授权后复议程序（PGR）或双方复议程序（IPR）时享有拒绝启动程序的自由裁量权。PTAB的《审查实践指南合并本》规定，在实施自由裁量权时，PTAB可以参考“与该专利相关的其他程序，包括在USPTO、地区法院或国际贸易委员会（ITC）进行的程序”。正如申诉者（petitioner）发现的那样，待决337调查实际上意味着PTAB将行使自由裁量权来拒绝启动PGR或IPR。

凯司指甲制品公司（Kiss Nail Products）对莱施菲公司（Lashify）关于假睫毛的专利提出PGR请求，但PTAB在2021年8月9日的决定中行使自由裁量权，拒绝启动PGR。该莱施菲专利涉及三个平行诉讼：ITC的337调查和两起地区法院诉讼（两起案件都已搁置，在等待ITC调查的结论）。PTAB根据其在2020年对苹果公司诉Fintiv公司案的先例裁决，将“Fintiv因素”应用于莱施菲案，并认为启动PGR是对PTAB资源的浪费。

337调查快速而精简的本质非常有利于PTAB行使其自由裁量权，以拒绝对正在接受平行ITC调查的专利启动PGR。与可能需要数年才能确定审判日期的地区法院诉讼程序不同，提交给ITC的案件可以在8到9个月内进入行政法官（ALJ）的证据听证会（相当于ITC审理）。此外，由于ITC会严格制定并遵守程序时间表，因此PTAB在决定是否启动PGR，尤其是在评估Fintiv因素1－3点时，会非常重视平行的ITC调查。

Fintiv因素1：法院是否批准中止诉讼，还是有证明表明只要PTAB程序启动就可能被中止。由于地区法院诉讼进展缓慢，而且日程安排的可预测性较低，容易出现截止日期延长，因此地区法院法官通常会在PTAB诉讼结果出来之前批准中止诉讼程序。因此，就Fintiv因素1而言，一项平行的ITC调查（只要ITC调查开始，ITC不可能停止调查。）不支持启动PGR。

Fintiv因素2：法院的审判日期与PTAB预计的最终书面决定的法定截止日期的接近度。由于ITC可以在不到一年的时间内进行审判，因此当有平行的ITC调查时，PTAB会拒绝启动复审程序。只要平行ITC调查是在PTAB决定是否启动PGR之前发起的，ITC会在PTAB发布最终书面决定之前根据程序时间表完成其证据听证会。因此，就Fintiv因素2而言，一项平行的ITC调查不支持启动PGR。

Fintiv因素3：法院和当事人对平行程序的投入。等到PTAB作出启动决定时，ITC调查可能即将举行听证会，当事方和ALJ必然已花费了大量时间和工作。因此，就Fintiv因素3而言，一项平行的ITC调查不支持启动PGR。

在大多数情况下，尤其是与平行的地区法院案件相比时，337调查的存在几乎肯定会让PTAB拒绝启动PGR。因此，寻求快速执行其专利权的专利所有人应考虑向ITC提交337投诉，以避免平行PTAB程序可能出现的延迟和（或）造成精力分散。（编译自www.natlawreview.com）

翻译：罗先群　校对：吴娴